法國和加利福尼亞州的法律如何解釋ETSI許可聲明下SEP持有者義務

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“根據一般合同原則，‘準備授予不可撤銷許可’的義務應解釋為，無論實施者是否配合，該義務均可被履行/解除。”

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韬知識産權代理有限公司

在美國，是否應當遵守向标準制定組織做出的許可相關承諾這一問題通常被視為合同問題。正如我們此前（此處[1]和此處[2]）所論述的，一些實施者雖然沒有進行善意談判，但是卻希望通過解釋此類承諾，來避免喪失獲得公平、合理和非歧視 (FRAND) 許可的權利，或者如我們比喻的那樣，魚與熊掌兼得般保有他們的 FRAND 權利。在最近準備的一篇文章[3]中，我們具體參考了歐洲電信标準協會 (ETSI) 知識産權資訊聲明和許可聲明 [“ETSI 許可聲明”]的語言表述，探讨了這種解釋是否遵循了基本的合同法原則。

具體而言，着眼于法國和美國/加州法律，我們重點關注ETSI許可聲明中規定的“準備授予不可撤銷的許可……”的義務的語言表述。考慮到ETSI許可聲明中的法律選擇條款，該條款規定“本知識産權資訊聲明和許可聲明的建構、有效性和履行應受法國法律管轄”(重點強調)，我們考慮了前者。然而，美國/加州法律也被考慮在内，因為如果在該州提起合同之訴，如果法國法律與加州的基本公共政策相沖突而且而該州在這個問題上保有更大的利益，那麼加州法律仍然适用。但隻要法律不沖突，就沒有問題。例如，加利福尼亞和法國的法律似乎都遵循合同的黑體法規則（black letter law rule），即全面履行義務即可解除該義務。那麼，“準備授予不可撤銷的許可”是什麼意思?表現出這種意願或願意做好準備的意義是什麼?

根據《科爾賓合同論（Corbin on Contracts）》[4] 、《合同重述（第二）》[5] 、《加州民法典》和《法國民法典》中規定的合同解釋規則，除其他事項外，法院将考慮關于義務的通俗易懂的語言、當事人的意圖、在當時的情況下什麼是合理的、什麼可以明确該義務并能夠履行，以及什麼可以使該義務合法。對所有考慮因素的分析表明，即使缺乏實施者的配合，專利持有者對 ETSI 的義務也應該能夠被履行進而解除。

字面含義

從上述義務的字面來分析，需要注意的是，同意“準備”做某事并不等同于同意某事實際上會發生。例如，同意開墾土地來為種植做好準備并不是要求種植農作物。“準備”一詞的簡單語言含義也不要求任何持續的準備狀态。

各方意圖

盡管該義務的字面含義很簡單，但也必須考慮合同雙方的意圖，因為意圖可以優先考慮。ETSI 的意圖在 ETSI 知識産權政策 [“ETSI IPR Policy”] 中的三個政策目标中進行了闡述。這些目标本質上可歸結為平衡兩個互相競争的利益:(i) 確定标準對實施者可及;(二)確定标準必要知識産權所有者的貢獻得到充分和公平的回報。對比針對“準備授予不可撤銷的許可”義務的兩種可能的解釋，一種是無論實施者是否配合都可以履行/解除該義務，另一種是義務不能被履行/解除，ETSI的政策目标似乎傾向于前者。這是因為标準的可及性可以通過要求專利持有者承諾FRAND許可和/或承諾善意談判來實作；實施者隻需讓專利所有者做出此類承諾即可。相反，在實施者配合之前不允許履行/解除義務，則會剝奪專利持有者對其貢獻的公平合理的獎勵，并使實施者在許可談判中獲得不應有的優勢，原因如下所述。

什麼是合理？

關于什麼是對該義務的合了解釋，首先考慮，正如我們之前所讨論的[6]，專利持有者的義務是準備授予不可撤銷的許可，而不是證明許可的必要性。此外，這種解釋并沒有考慮到以下事實，即專利權人不能在法律上要求實施者簽訂FRAND 許可（可能中國除外），而隻能基于每一項專利在每一個國家單獨提起專利侵權之訴。相反，與其他合同一樣，達成許可需要協商一緻，并且雙方都要承擔一定程度的風險。允許實施者在專利權人被迫起訴侵權後行使 FRAND 許可的權利，忽略了行權相關的成本，并将所有不确定性風險置于專利權人身上（而不是要求實施者在其或不需要的許可與冒險侵權之間進行選擇，并是以可能增大與之相關的損害賠償，這才是大多數許可項目的運作方式（例如捕魚許可證））。如果不及時進行真誠談判不會帶來任何負面影響，那麼實施者就可以通過積累通過侵權技術商業化獲得的資金，并用這些資金來抵禦侵權之訴并發起有效性挑戰，來從拒絕簽訂許可中受益。

ETSI合同中沒有任何内容表明ETSI或專利持有者有任何意圖允許實施者可以以上述方式行事同時仍可保留獲得 FRAND 許可的權利。此外，無論出于何種意圖和目的，在美國地區法院都不可能針對專利侵權獲得禁令。是以，允許履行/解除義務僅僅意味着實施者可能會因侵權而遭受超 FRAND 損害賠償，并且可能會面臨未來的超 FRAND 許可費率，但這兩者都不會對标準化技術的可及性産生影響。相比之下，在實施者不配合的情況下不允許履行/解除義務會大大降低專利所有者的投資回報，甚至使得行權成本可能超過許可能帶來的收益。

明确性和履行能力

關于明确性和能夠履行的内容，需要注意的是，将準備授予不可撤銷許可的義務解釋為需要實施者配合的方式意味着，如果實施者堅持反向劫持（hold out），則不可能執行/履行該義務。至少，這樣的義務是不明确且不确定的。相比之下，允許在沒有實施者配合的情況下仍然可以履行/解除義務，例如，通過要求專利持有者提出 FRAND要約，這種解釋使義務明确且能夠履行，是以是更為可取的。值得注意的是，《法國民法典》明确禁止“永久承諾（perpetual undertakings）”，并進一步指出，無限期合同可被随時終止。同樣，J. Gregory Sidak 在其題為“A FRAND Contract’s Intended Third-Party Beneficiary ”的論文中指出，美國馬薩諸塞州地區法院 1948 年的一項判決不贊成按合理條款進行許可的義務形成永久義務的解釋（參見Rudenberg v. Clark[7] , 81 F. Supp. 42 (D. Mass. 1948)） 。

合法性

将準備授予不可撤銷許可的義務解釋為需要或許永遠不會配合的實施者進行配合也意味着該義務可能在專利到期後很長一段時間内仍然存在。鑒于專利到期後的許可可能違反反壟斷法并構成專利濫用，通過允許在沒有實施者配合的情況下履行/解除義務來避免這種潛在後果的解釋是更為可取的。

隐含條件

除了解釋規則之外，加利福尼亞州和法國法律都允許法院釋明使得合同在特定情形下合理所需的規則和條件。這包括釋明與履約義務的時間相關的條件。關于履約時間的釋明條件的規則的有趣之處在于，這些規則通常被制定為允許債務人在合理的時間内履約，而非債務人必須等待多長時間才能履約。因為，誰會抱怨網上訂單履行的太快，或者建築項目提前完成？

法律判決

與前述一緻，Rodney Gilstrap法官就履行 ETSI 許可聲明中規定的義務做出如下裁決（重點強調）：

最後，法院認為，根據法國法律，已根據 ETSI 知識産權（“IPR”）政策第 6.1 條送出許可聲明的 ETSI 成員可通過以下方式履行其FRAND義務：(1) 根據FRAND條款和條件承諾許可，或 (2)真誠地就 FRAND 許可進行談判。

參見HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc,[8] 案号：6:18-CV-00243-JRG（德克薩斯州聯邦法院，2019 年），備忘錄意見和最終判決。值得注意的是，Rodney Gilstrap法官并沒有要求任何實施者參與，至少在通過承諾FRAND 許可來履行義務時沒有要求。可以說，即使實施者一方缺乏配合，善意的談判或也可能得到滿足，例如，通過以合理的條款和條件提出仲裁，雖然這一點在裁決中并不明确。在某種程度上，善意談判确實需要實施者的參與，然而，Rodney Gilstrap法官的裁決導緻并不能确定一方是否履行了其義務，因為如果法院不考慮這些條款和條件，就無法知道所承諾的條款是否符合FRAND要求（更準确地說，不違反FRAND要求）。另一方面，從一開始就很容易評估是否提出了合理的仲裁要求。

如果需要實施者配合怎麼辦？

但是，如果我們錯了并且需要實施者配合來履行/解除專利所有者準備授予不可撤銷許可的義務，該怎麼辦？更具體地說，如果實施者拒絕參與，會發生什麼？

因履約而解除

根據科爾賓合同論，如果一方義務的履行取決于另一方的配合，則如果不進行這種配合，就可以解除履行的義務。加利福尼亞州和法國法律均反映了類似的原則，在每份合同中都隐含了誠信和公平交易的承諾，前者明确指出該承諾包括不幹涉另一方獲得合同利益的權利。與此相一緻的是，Rodney Gilstrap法官允許在庭審階段考慮愛立信關于HTC“拒絕、否認和/或放棄與愛立信 FRAND 聲明相關的任何權利，并且是一個非善意的談判對象”的單方主張，并最終認定HTC“違反了其需要與愛立信真誠談判以獲得許可的義務……”

因不履約條件而解除義務

然而，HTC 提出的一個觀點與在解釋 ETSI 許可聲明的善意談判時雙方負有對等義務并不相符，該觀點即，實施者不是合同的當事人。如果準備授予不可撤銷許可的義務被解釋為需要實施者配合，那麼考慮到缺乏合同關系，也許不存在隐含善意談判的義務，而應将實施者配合作為專利持有者履行義務的隐含前提條件。在Corbin on Contracts以及 Restatement (Second) of Contracts 中也可以找到對這種觀點的支援。關于提供此類配合的時限， 科爾賓合同論進一步指出，雖然沒有明确規定時間，但是即使債務人未履行義務，該義務有一天也會被解除。Restatement (Second) of Contracts 中也表達了類似的觀點。更重要的是，美國馬薩諸塞州地方法院的法官 Charles Wyzanski, Jr. 在上述Rudenberg v. Clark [9]一案中明确了一項要求，即被許可人必須在獲得許可後 120 天内采取行動，或說明其權利不應終止的理由。

以事件的發生為履約的條件的一個重要影響是，如果事件沒有在合理時間内發生，權利人就有違約的風險，然而，對權利人施加默示義務以確定觸發履約的事件發生，如果對默示義務的違反無關緊要，則不會導緻主要義務的解除。鑒于違約的風險，Restatement (Second) of Contracts進行了規定以避免這種潛在的嚴重後果。然而，考慮到實施者的配合對專利權人履約的重要性以及這種配合是在實施者的控制範圍内并且隻有專利權人在合同下承擔義務的事實，這些規則似乎不适用于ETSI的情況。進一步值得注意的是，實施者已經獲得了合同規定的對标準化技術的可及權。

妨礙/不可能

對于需要配合的義務，權利人拒絕配合也可能被視為“妨礙”實施者履約，或使實施者“不可能”履約，進而證明解除義務是正當的。引用Corbin on Contracts 的話說，即使是“遠非實際不可能”的情形，根據加州和法國法律也可能導緻義務被解除。我們注意到，此類問題在建築合同領域很常見，承包商的義務往往取決于業主是否提供進入工地的通道或獲得了必要的許可。例如，參見Bomberger v. McKelvey案, 案件編号 35 Cal.2d 607 (Cal. Sup. Ct. 1950)， NYU Hospitals Center v. HRH Construction LLC (In re HRH Construction LLC) 案，案件編号 12-CV-1384 DAB (SDNY 2015) 和United States v. Bedford Assocs.[10]案，案件編号79 Civ. 1522 (HFW); No. 79 Civ. 1482 (HFW) (S.D.N.Y. 1982)。另可參見加州民事陪審團指令建築法系列中的加州民事陪審團指令第 4502 号“違反在業主要制範圍内提供必要物品的默示契約”。

結論：實施者必須配合

根據一般合同原則，ETSI 許可聲明中“準備授予不可撤銷許可”的義務似乎應解釋為無論實施者是否配合，該義務均可被履行/解除。在禁令救濟實際上不可獲得的美國地方法院尤其如此，是以，不會存在缺乏标準可及性的問題。即使該義務被解釋為要求實施者配合，哪怕專利權人方面并未履約，實施者未能及時提供這種配合也可以證明義務解除的合理性。

注釋：

[1]https://ipwatchdog.com/2020/12/02/sep-owner-obligations-analyzing-frand-statements-cellular-wireless-seps-part-iv/

[2]https://ipwatchdog.com/2022/06/02/shall-released-favorite-song-among-sep-implementers/id=149384/

[3]https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=261087081122069117126069099093099071052087053042027060078069088126090088081024015022019114028045009056121078007122006100002020098080071048000110067088113020102018109028073060091096101074117107121029113082106076023123069122067097003024090019113004068020&EXT=pdf&INDEX=TRUE

[4]https://store.lexisnexis.com/products/corbin-on-contracts-skuusSku6674

[5]https://library.law.yale.edu/restatement-law-second-contracts

[6]https://ipwatchdog.com/2021/07/19/burden-proof-regarding-cellular-wireless-standard-related-patents-final-thoughts-critics/id=135692/

[7]https://www.leagle.com/decision/194812381fsupp421115

[8]https://www.leagle.com/decision/407201911fsupp3d63143

[9]https://www.leagle.com/decision/194812381fsupp421115

[10] https://www.leagle.com/decision/19821296548fsupp74811168

（原标題：法國法律和加利福尼亞州法律如何解釋 ETSI 許可聲明下的 SEP 持有者義務）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韬知識産權代理有限公司

編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君