商标代理手記（十二）淺談國内商标共存的實務現狀

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“商标共存是指兩家不同的企業在商品或服務上使用相似或者相同的商标，而并不必然互相妨礙其商業活動。在商标實務中，為了避免商标共存帶來的不确定因素，同時保障商标使用的合理、合法、合規，本文對國内商标共存的實務現狀進行分析。”

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：縷聰

導讀

2023年6月14日，日本國會通過了《不正當競争法防止法等的部分法律修正法案》，此次修正值得關注的一點是商标法中引入了商标共存同意書制度。2024年4月1日，日本商标共存同意書制度的正式實施。此前，日本并沒有引入共存同意書制度，即使在先商标權利人同意為相同或類似商品上在後申請的近似商标出具共存同意書，但由于共存同意書無法排除消費者對商品或服務來源的混淆或誤認的可能性，是以商标共存同意書通常不被認可。即便是在申請人和引證商标權利人是關聯公司的情況下，官方也不予接受。

此次日本引入了共存同意書制度，作為鄰國、也同屬東亞文化圈和大陸法系的大陸也有一定的啟發和借鑒意義。關于商标共存，世界知識産權組織（WIPO）給出的定義是：商标共存是指兩家不同的企業在商品或服務上使用相似或者相同的商标，而并不必然互相妨礙其商業活動。國際商标協會（INTA）對商标共存協定的定義是：由雙方或多方就近似商标能避免混淆可能性共存達成的協定，允許當事人間為商标和平共存設定規則。國内有學者将其定義為，商标共存協定即兩家以上的獨立商業主體為就相同或近似商标在相同或類似商品或服務上同時存在而達成的合意。

事實上，美國現行的《蘭哈姆法》（即《1946年商标法修正案》）就對商标共存作出了明文規定。《蘭哈姆法》第2條第四款規定，“包含與他人已在專利商标局注冊的商标非常近似的商标，或他人在美國已先使用而未放棄的商标或商号名稱，使用後可能引起混淆、訛誤或欺騙者。但是，當多數人使用相同或近似的商标，如果專利局長認為在一定條件或限制下，就各該商标的使用方法、場所或使用商标的商品，其繼續使用不緻引起混淆、訛誤或欺騙；當他們在下列特定時間以前，已在商業上共同合法使用因而成為各該商标合格使用人時，則仍可核準他們同時注冊”。

目前，大陸的《商标法》、《商标法實施條例》和《商标審理指南》均未對商标共存的行政确權作出明确規定。但《北京市進階人民法院商标授權确權行政案件審理指南》中對“共存協定”作出了審判指引，具體包括：

15.10【共存協定的屬性】

判斷訴争商标與引證商标是否構成近似商标，共存協定可以作為排除混淆的初步證據。

15.11【共存協定的形式要件】

引證商标權利人應以書面形式同意訴争商标申請注冊，明确載明訴争商标的具體資訊，但附條件或者附期限的共存協定一般不予釆信。

共存協定應當真實、合法、有效，且不存在損害國家利益、社會公共利益和第三人合法權益等情形，否則不應予以釆納。

15.12【共存協定的法律效果】

引證商标與訴争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者類似商品上的，不能僅以共存協定為依據，準予訴争商标的注冊申請。

引證商标與訴争商标的商标标志近似，使用在相同或者類似商品上，引證商标權利人出具共存協定的，在無其他證據證明訴争商标與引證商标的共存足以導緻相關公衆對商品來源發生混淆的情況下，可以認定訴争商标與引證商标不構成近似商标。

引證商标權利人出具共存協定後，以訴争商标與引證商标構成近似商标為由，提起不予注冊異議或者請求無效宣告的，不予支援，但該協定依法無效或者被撤銷的除外。

衆所周知，大陸商标均由國家知識産權局商标局負責審理和注冊。而北京市高院作為商标局駐地的管轄法院，其頒布的司法指南間接上來說會對全國的商标注冊确權行為産生影響，相當于對立法及部門規章的空缺之處作出了補充，事實上允許了《商标共存協定》的存在。在帥龍公司與好想你公司關于“真的常想你”商标案[1]中，北京市進階人民法院在說理部分認為，商标權本質上是私權，也是财産權。在商标授權确權審查實務中雖然要防止相關公衆的混淆誤認，但更應當尊重商标權的私權屬性，特别是尊重在先商标權人的意志。消費者利益并不必然構成公共利益，商标法中消費者利益保護優先于商标權人利益保護并不具有必然充分的理由，而包括商标權在内的知識産權的私權本質屬性決定了商标法更應當優先尊重商标權人的意志和保護商标權人的利益。當防止消費者的混淆誤認與尊重在先商标權人的意志相沖突時，通常應當優先尊重在先商标權人的意志而不是優先防止消費者的混淆誤認。

但在實踐中，《商标共存協定》并不是萬能的。在廣發證券公司與國家知識産權局關于“廣發私募托管寶”商标案[2]中， 北京知識産權法院認為，訴争商标與各引證商标分别構成使用在同一種或類似服務上的近似商标。廣發證券公司送出的其與各引證商标所有人簽署同意商标共存注冊性質的協定，實質上是廣發證券公司允許各引證商标所有人使用其“廣發GUANGFA”注冊商标的許可使用合同，并非訴争商标與各引證商标的共存協定。訴争商标系廣發證券公司已注冊的“廣發GUANGFA”商标的延續性注冊不能成為訴争商标可以獲準注冊的當然依據。

從過往的審查和審判案例中不難看出，無論是行政機關還是司法機關，對待《商标共存協定》都保持着審慎的态度。在企業的市場化經營過程中，因客觀上的“商标共存”引發的糾紛也屢見不鮮。諸如“杜康”商标之争、“南翔”商标之争、南北“稻香村”之争等等。此外，《商标法》第五十九條規定，“商标注冊人申請商标注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商标注冊人使用與注冊商标相同或者近似并有一定影響的商标的，注冊商标專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍内繼續使用該商标，但可以要求其附加适當差別辨別”。該款規定的目的在于平衡商标注冊人和商标在先使用人之間的利益，在不損害商标權注冊取得制度的基礎上，維護在市場上已經具有一定影響但未注冊商标的在先使用人的權益。國家知識産權局認為[3]适用該款規定，在先使用人須同時滿足以下五個要件：一是在商标注冊人申請商标注冊前已經使用；二是先于商标注冊人使用；三是在商标注冊人申請商标注冊前的使用達到“有一定影響”的程度；四是不得超出原經營商品或服務、原經營區域等原使用範圍；五是商标注冊人要求其附加适當差別辨別的，在先使用人應當附加差別辨別。

即便是共存商标獲準注冊，也并不意味着就萬事大吉了。首先，《商标共存協定》往往會對簽約各方的權利主體進行一定程度上的限制或限制，比如說未經協定方同意不得擅自轉讓商标或授權使用，相當于喪失了部分處分權；其次，也不能對協定方的商标提出異議或無效宣告，相當于放棄了部分維權的手段；再者，也不得進入對方經營的行業或區域，相當于永久失去了部分地區或細分領域的商業市場。本來是屬于自己的注冊商标，但在實際使用的過程中卻還要“戴着鐐铐跳舞”，不敢越雷池一步，讓人感到十分無奈。

是以，在商标實務中，為了避免商标共存帶來的不确定因素，同時保障商标使用的合理、合法、合規，代理機構通常會建議申請人在現行的法律法規架構内采用如下幾種方式：

1、辦理商标轉讓，将獨有商标轉讓為雙方或多方共同持有

依據《商标法》第五條規定，“兩個以上的自然人、法人或者其他組織可以共同向商标局申請注冊同一商标，共同享有和行使該商标專用權。”在多方達成商标共存合意的前提下，這已經是目前比較能夠符合商标局辦理手續且貼近權利方真實意思表達的解決方案。既能夠實作多方權利人共同使用同一件商标，同時也能夠起到互相制衡的作用。畢竟有多個注冊人的情形，後續在商标局辦理例如商标轉讓、許可、變更等業務的時候都需要全體注冊人的簽章，避免個别權利人單方面私自進行操作。不過，這一方案需要多方緊密配合，共同維護商标的權利行使。通俗來說，從代理機構的視角看，主要展現在能夠及時地提供加蓋公章的委托書或相應材料。一些較大規模的公司往往設定有完善的用印審批流程，而商标具有多個注冊人就意味着需要把每家公司的蓋章流程都進行一次，十分不便。而且，共有商标在審計中的資産評估、抑或是财産分割中也容易引發争議，倘若某一權利人發生破産清算或合并重組等重大變故時，也會波及其他權利人。是以，這一方案通常适用于中小規模且持續經營的公司主體。

2、辦理商标許可備案，由權利人授權許可他人排他性使用

《商标法》第四十三條規定，“商标注冊人可以通過簽訂商标使用許可合同，許可他人使用其注冊商标。許可人應當監督被許可人使用其注冊商标的商品品質。被許可人應當保證使用該注冊商标的商品品質。經許可使用他人注冊商标的，必須在使用該注冊商标的商品上标明被許可人的名稱和商品産地。許可他人使用其注冊商标的，許可人應當将其商标使用許可報商标局備案，由商标局公告。商标使用許可未經備案不得對抗善意第三人。”商标的排他許可，恰恰能夠滿足兩個企業主體同時使用的需求。根據最高人民法院《關于審理商标民事糾紛案件适用法律若幹問題的解釋》第四條的規定，“在發生注冊商标專用權被侵害時，排他使用許可合同的被許可人可以和商标注冊人共同起訴，也可以在商标注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟。”這又賦予了排他被許可人可以發起訴訟維權的權利。并且，辦理商标授權許可備案的流程也簡單、費用更低，權利關系明晰。不過，相比較而言，商标權利人即許可人的主動權會更大，而被許可人則處于相對弱勢的一方。在商标許可合作關系中，許可人往往是掌握了品牌或核心技術，而被許可人一般需要提供資金、開拓銷售管道。萬一合作關系破裂，被許可人就有可能會遇到如同當年“加多寶”一樣的窘境。如果更換品牌又将面臨着新的市場挑戰，還需要花費高額的宣傳費用。“商标”的“商”代表着商業，是以在遵從商标法的基礎上，還需要考慮更多商業層面的風險，平衡保護各方權利人的共同利益，令商标發揮出更大的效應。

3、成立專門的知識産權或品牌管理公司

正如前述提到的“廣發證券”與“廣發銀行”的商标共存案件，其實多數提出商标共存需求的企業本身就是關聯公司，隻是出于經營需要而分設了不同的商業主體。但在法理上來說，領取了營業執照的獨立法人即視為單獨的個體，即便兩者之間存在有千絲萬縷的聯系。于是乎，就有集團選擇成立專門的知識産權或品牌管理公司，統一管理集團名下的全部商标，再通過商标許可的方式授權子公司進行使用。例如華潤在2018年就成立了“華潤知識産權管理有限公司”。如此一來，既能夠避免因為與自己人的商标近似而被駁回的尴尬現象，還能夠積極進行對外維權。這一模式雖好，但成本較高，主要适合商标注冊量較多的規模化公司。

具體情況、具體分析，選擇最适合的方案，有效保障企業的合法權益。

注釋：

[1]參見北京市進階人民法院（2014）高行（知）終字第3024号行政判決書

[2]參見北京市進階人民法院（2020）京行終7048号行政判決書

[3]參見國知發保函字〔2021〕77号 國家知識産權局關于《商标法》第五十九條第三款法律适用問題的批複

（原标題：商标代理手記（十二）淺談國内商标共存的實務現狀）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：縷聰

編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君