商标代理手记（十二）浅谈国内商标共存的实务现状

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“商标共存是指两家不同的企业在商品或服务上使用相似或者相同的商标，而并不必然相互妨碍其商业活动。在商标实务中，为了避免商标共存带来的不确定因素，同时保障商标使用的合理、合法、合规，本文对国内商标共存的实务现状进行分析。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：缕聪

导读

2023年6月14日，日本国会通过了《不正当竞争法防止法等的部分法律修正法案》，此次修正值得关注的一点是商标法中引入了商标共存同意书制度。2024年4月1日，日本商标共存同意书制度的正式实施。此前，日本并没有引入共存同意书制度，即使在先商标权利人同意为相同或类似商品上在后申请的近似商标出具共存同意书，但由于共存同意书无法排除消费者对商品或服务来源的混淆或误认的可能性，因此商标共存同意书通常不被认可。即便是在申请人和引证商标权利人是关联公司的情况下，官方也不予接受。

此次日本引入了共存同意书制度，作为邻国、也同属东亚文化圈和大陆法系的大陆也有一定的启发和借鉴意义。关于商标共存，世界知识产权组织（WIPO）给出的定义是：商标共存是指两家不同的企业在商品或服务上使用相似或者相同的商标，而并不必然相互妨碍其商业活动。国际商标协会（INTA）对商标共存协议的定义是：由双方或多方就近似商标能避免混淆可能性共存达成的协议，允许当事人间为商标和平共存设定规则。国内有学者将其定义为，商标共存协议即两家以上的独立商业主体为就相同或近似商标在相同或类似商品或服务上同时存在而达成的合意。

事实上，美国现行的《兰哈姆法》（即《1946年商标法修正案》）就对商标共存作出了明文规定。《兰哈姆法》第2条第四款规定，“包含与他人已在专利商标局注册的商标非常近似的商标，或他人在美国已先使用而未放弃的商标或商号名称，使用后可能引起混淆、讹误或欺骗者。但是，当多数人使用相同或近似的商标，如果专利局长认为在一定条件或限制下，就各该商标的使用方法、场所或使用商标的商品，其继续使用不致引起混淆、讹误或欺骗；当他们在下列特定时间以前，已在商业上共同合法使用因而成为各该商标合格使用人时，则仍可核准他们同时注册”。

目前，大陆的《商标法》、《商标法实施条例》和《商标审理指南》均未对商标共存的行政确权作出明确规定。但《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》中对“共存协议”作出了审判指引，具体包括：

15.10【共存协议的属性】

判断诉争商标与引证商标是否构成近似商标，共存协议可以作为排除混淆的初步证据。

15.11【共存协议的形式要件】

引证商标权利人应以书面形式同意诉争商标申请注册，明确载明诉争商标的具体信息，但附条件或者附期限的共存协议一般不予釆信。

共存协议应当真实、合法、有效，且不存在损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形，否则不应予以釆纳。

15.12【共存协议的法律效果】

引证商标与诉争商标的商标标志相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请。

引证商标与诉争商标的商标标志近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。

引证商标权利人出具共存协议后，以诉争商标与引证商标构成近似商标为由，提起不予注册异议或者请求无效宣告的，不予支持，但该协议依法无效或者被撤销的除外。

众所周知，大陆商标均由国家知识产权局商标局负责审理和注册。而北京市高院作为商标局驻地的管辖法院，其颁布的司法指南间接上来说会对全国的商标注册确权行为产生影响，相当于对立法及部门规章的空缺之处作出了补充，事实上允许了《商标共存协议》的存在。在帅龙公司与好想你公司关于“真的常想你”商标案[1]中，北京市高级人民法院在说理部分认为，商标权本质上是私权，也是财产权。在商标授权确权审查实务中虽然要防止相关公众的混淆误认，但更应当尊重商标权的私权属性，特别是尊重在先商标权人的意志。消费者利益并不必然构成公共利益，商标法中消费者利益保护优先于商标权人利益保护并不具有必然充分的理由，而包括商标权在内的知识产权的私权本质属性决定了商标法更应当优先尊重商标权人的意志和保护商标权人的利益。当防止消费者的混淆误认与尊重在先商标权人的意志相冲突时，通常应当优先尊重在先商标权人的意志而不是优先防止消费者的混淆误认。

但在实践中，《商标共存协议》并不是万能的。在广发证券公司与国家知识产权局关于“广发私募托管宝”商标案[2]中， 北京知识产权法院认为，诉争商标与各引证商标分别构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。广发证券公司提交的其与各引证商标所有人签署同意商标共存注册性质的协议，实质上是广发证券公司允许各引证商标所有人使用其“广发GUANGFA”注册商标的许可使用合同，并非诉争商标与各引证商标的共存协议。诉争商标系广发证券公司已注册的“广发GUANGFA”商标的延续性注册不能成为诉争商标可以获准注册的当然依据。

从过往的审查和审判案例中不难看出，无论是行政机关还是司法机关，对待《商标共存协议》都保持着审慎的态度。在企业的市场化经营过程中，因客观上的“商标共存”引发的纠纷也屡见不鲜。诸如“杜康”商标之争、“南翔”商标之争、南北“稻香村”之争等等。此外，《商标法》第五十九条规定，“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识”。该款规定的目的在于平衡商标注册人和商标在先使用人之间的利益，在不损害商标权注册取得制度的基础上，维护在市场上已经具有一定影响但未注册商标的在先使用人的权益。国家知识产权局认为[3]适用该款规定，在先使用人须同时满足以下五个要件：一是在商标注册人申请商标注册前已经使用；二是先于商标注册人使用；三是在商标注册人申请商标注册前的使用达到“有一定影响”的程度；四是不得超出原经营商品或服务、原经营区域等原使用范围；五是商标注册人要求其附加适当区别标识的，在先使用人应当附加区别标识。

即便是共存商标获准注册，也并不意味着就万事大吉了。首先，《商标共存协议》往往会对签约各方的权利主体进行一定程度上的约束或限制，比如说未经协议方同意不得擅自转让商标或授权使用，相当于丧失了部分处分权；其次，也不能对协议方的商标提出异议或无效宣告，相当于放弃了部分维权的手段；再者，也不得进入对方经营的行业或区域，相当于永久失去了部分地区或细分领域的商业市场。本来是属于自己的注册商标，但在实际使用的过程中却还要“戴着镣铐跳舞”，不敢越雷池一步，让人感到十分无奈。

因此，在商标实务中，为了避免商标共存带来的不确定因素，同时保障商标使用的合理、合法、合规，代理机构通常会建议申请人在现行的法律法规框架内采用如下几种方式：

1、办理商标转让，将独有商标转让为双方或多方共同持有

依据《商标法》第五条规定，“两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使该商标专用权。”在多方达成商标共存合意的前提下，这已经是当前比较能够符合商标局办理手续且贴近权利方真实意思表达的解决方案。既能够实现多方权利人共同使用同一件商标，同时也能够起到相互制衡的作用。毕竟有多个注册人的情形，后续在商标局办理例如商标转让、许可、变更等业务的时候都需要全体注册人的签章，避免个别权利人单方面私自进行操作。不过，这一方案需要多方紧密配合，共同维护商标的权利行使。通俗来说，从代理机构的视角看，主要体现在能够及时地提供加盖公章的委托书或相应材料。一些较大规模的公司往往设置有完善的用印审批流程，而商标具有多个注册人就意味着需要把每家公司的盖章流程都进行一次，十分不便。而且，共有商标在审计中的资产评估、抑或是财产分割中也容易引发争议，倘若某一权利人发生破产清算或合并重组等重大变故时，也会波及其他权利人。所以，这一方案通常适用于中小规模且持续经营的公司主体。

2、办理商标许可备案，由权利人授权许可他人排他性使用

《商标法》第四十三条规定，“商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局备案，由商标局公告。商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。”商标的排他许可，恰恰能够满足两个企业主体同时使用的需求。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的规定，“在发生注册商标专用权被侵害时，排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼。”这又赋予了排他被许可人可以发起诉讼维权的权利。并且，办理商标授权许可备案的流程也简单、费用更低，权利关系明晰。不过，相比较而言，商标权利人即许可人的主动权会更大，而被许可人则处于相对弱势的一方。在商标许可合作关系中，许可人往往是掌握了品牌或核心技术，而被许可人一般需要提供资金、开拓销售渠道。万一合作关系破裂，被许可人就有可能会遇到如同当年“加多宝”一样的窘境。如果更换品牌又将面临着新的市场挑战，还需要花费高额的宣传费用。“商标”的“商”代表着商业，所以在遵从商标法的基础上，还需要考虑更多商业层面的风险，平衡保护各方权利人的共同利益，令商标发挥出更大的效应。

3、成立专门的知识产权或品牌管理公司

正如前述提到的“广发证券”与“广发银行”的商标共存案件，其实多数提出商标共存需求的企业本身就是关联公司，只是出于经营需要而分设了不同的商业主体。但在法理上来说，领取了营业执照的独立法人即视为单独的个体，即便两者之间存在有千丝万缕的联系。于是乎，就有集团选择成立专门的知识产权或品牌管理公司，统一管理集团名下的全部商标，再通过商标许可的方式授权子公司进行使用。例如华润在2018年就成立了“华润知识产权管理有限公司”。如此一来，既能够避免因为与自己人的商标近似而被驳回的尴尬现象，还能够积极进行对外维权。这一模式虽好，但成本较高，主要适合商标注册量较多的规模化公司。

具体情况、具体分析，选择最适合的方案，有效保障企业的合法权益。

注释：

[1]参见北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3024号行政判决书

[2]参见北京市高级人民法院（2020）京行终7048号行政判决书

[3]参见国知发保函字〔2021〕77号 国家知识产权局关于《商标法》第五十九条第三款法律适用问题的批复

（原标题：商标代理手记（十二）浅谈国内商标共存的实务现状）

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作者：缕聪

编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君