導讀
商标合理使用包括叙述性使用和訓示性使用,叙述性合理使用在現實中糾紛較少, 而訓示性合理使用因缺乏法定、明确的判斷标準存在頗多争議。
相關觀點
1.訓示性合理使用主要分為三種
(1)平行使用。行為人在自己商品上使用他人商品的相關辨別,用來表明自己商 品真實的包含該辨別商品,在加工、零配件領域十分普遍。最典型的是電腦主機上往往 會有“Intel”或“AMD”的商标,這表明電腦的 CPU 屬于“Intel”或“AMD”品牌的, 但是電腦整體的商标還是自有商标。平行使用對雙方而言是一個互利共赢的機會,因為 消費者不僅不會産生混淆,反而會對兩者的情況更加了解。
(2)比較使用。行為人在廣告宣傳中将自己的商品(服務)和注冊商标所有人商品(服務)進行比較,可能會使用到他人注冊商标。需要特别注意的是,進行的比較應該 符合誠實信用原則和商業慣例,不對他人産品進行貶低和污蔑,不誇大自己商品優勢, 也不能對該注冊商标進行醜化和侮辱。這一類使用合法性不好掌握,多數經營者在對比 時也不輕易使用他人商标,而會進行一般化處理。
(3)維修服務中的合理使用。維修服務商或零配件銷售商在提供服務時,需要向 消費者指出自己的服務是針對哪些産品,以及有哪些服務,這也是消費者知情權的要求。類似的還有零售攤販,在營業招牌上使用所賣商品的商标等。
(沈德詠主編:《法律規則的提煉與運用:人民法院司法·案例重述》(知識産權卷),法律出版社 2012 年版,第 29 頁)
2.訓示性合理使用的判斷标準
(1)以是否使用他人的注冊商标詞彙作為自己的商标,或足以表明商品(服務)的 來源為标準。行為人使用他人注冊商标中的文字、圖形并非在于表彰商品的來源,其目 的僅僅是為了說明自己商品或服務的功能或用途,而消費者基本上也不會簡單的基于相關文字或圖形就混淆其商品與注冊商标商品。換而言之,如果使用相關文字、圖形等元 素直接作為自己商标,或者,雖沒有作為自己商标但用為商品名稱,隻要其功能起到了 表明來源的作用,就應該視為侵權。
(2)以除使用他人注冊商标詞彙之外,是否還加注了其他說明性文字以表明兩者 不同為标準。如果行為人在使用他人注冊商标時,并加注“主要成分”、“功能”、“使 用方法”等說明性詞語,大大降低了混淆的可能性,不應該視為侵權。訓示性合理使用 最大的特點就是,行為人商品(服務)與注冊商标人商品(服務)存在某些特定聯系, 比如為其提供零配件、提供維修服務等。加注的說明性詞語,其目的正是在于明确兩者 之間的差別和聯系。
(3)以除使用他人注冊商标詞彙之外,是否同時附有自己的商标為标準。如果行為人同時使用了他人注冊商标和自己商标,并且兩者可區分度足夠高的話,同樣不會使 消費者産生誤解,不宜認定為侵權。
(4)以是否刻意強調該他人注冊商标詞彙的顯著性,或以與他人注冊商标相比,自己的商标或說明性文字過于淡化為标準。如果突出使用他人注冊商标人,而淡化處理 自己商标或加注的說明性詞語,或者将其置于不明顯之處,那麼可以推定行為人主觀惡 意,有“搭便車”的嫌疑。
(5)以商業慣例或行業協會意見為标準。作為人們在長期實踐中逐漸形成的習俗, 商業慣例内容相對具體、固定,并被廣泛認可和普遍遵守。司法機關可以聽取相關行業 協會意見,依據商業慣例對行為做出認定。
(6)以是否可能導緻他人利潤下降、聲譽受損為标準。如果注冊商标人有确切的 證據證明,行為人的使用行為直接導緻自己的名譽受損、經營業績下滑;客觀不利後果 已經産生時,我們可以推斷行為人侵害了權利人的商标權。筆者認為,這一标準應該慎 用,因為如何證明兩者存在直接的關系難度不小,而且應該盡量避免法官的主觀臆斷, 證據必須是直接證據、确切可信的。
另外,還要結合注冊商标人的知名度和認可度。如果某注冊商标具有很高的知名度, 婦孺皆知,行為人在使用時,即使沒有刻意突出顯示該商标,但是又沒有做出特别說明 的情況下,一般消費者都會下意識地将其與該知名商标相聯系。需要說明的是,在具體 的司法實踐中,上述幾個因素應該綜合使用,并借助經驗才能做出正确的判斷。
(沈德詠主編:《法律規則的提煉與運用:人民法院司法·案例重述》
相關案例
1.商标使用行為可能導緻相關公衆誤認為存在商标許可等關聯關系的,應認定為超 出訓示性使用的侵權行為
——上海麥司投資管理有限公司與維多利亞的秘密商店品牌管理公司侵害商标權 及不正當競争糾紛案
案例要旨:合法取得銷售商品權利的經營者,可以在商品銷售中對權利人的商品商 标進行訓示性使用,但應當限于訓示商品來源,如超出了訓示商品來源所必需的範圍,則會對相關的服務商标專用權構成侵害。被訴侵權人在多處廣泛使用服務商标辨別,且 對外進行虛假宣傳,這種行為可能導緻相關公衆誤認為銷售服務系商标權人提供或者與 商标權人存在商标許可等關聯關系,應認定已經超出訓示所銷售商品來源所必要的範圍, 具備了訓示、識别服務來源的功能,構成對相關服務商标專用權的侵害。
案号:(2014)滬高民三(知)終字第104 号
審理法院:上海市進階人民法院
來源:2015 年中國法院 50 件典型知識産權案例
2.全面、突出使用他人注冊商标屬于超出訓示性合理使用範圍的商标侵權
——顧清華與聯想(北京)有限公司侵害商标權糾紛上訴案
案例要旨:商标訓示性合理使用應在一定範圍之内,必須遵守訓示性合理使用的規則,不能以描述為由随意擴大使用商标權人的商标,超出商标訓示性合理使用的行為構 成商标侵權。被控侵權行為人在其經營活動中全面并突出使用他人注冊商标,主觀上具 有試圖使消費者誤認為存在特定商業關系的攀附故意,客觀上也形成了上述效果,屬于 對合理訓示商品來源權利的不當擴張,超出了商标訓示性使用的合理範疇,構成商标侵 權。
案号:(2014)蘇知民終字第0142 号
審理法院:江蘇省進階人民法院
來源:國家法官學院案例開發研究中心編:《中國法院 2016 年度案例》(知識産權糾紛),中國法制出版社 2016 年版。
3.使用他人注冊商标僅為訓示所銷售商品品牌資訊的屬于商标訓示性合理使用
——立邦塗料(中國)有限公司訴上海展進貿易有限公司、浙江淘寶網絡有限公司 侵害商标權糾紛案
案例要旨:被控侵權行為人使用他人注冊商标僅為訓示其所銷售商品的品牌資訊, 而不是傳達經營者的商号、商标或經營風格,這種行為屬于商标訓示性合理使用;商标 與其核準使用的商品之間的對應性并未受到影響,被訴侵權行為不會造成商品來源混淆, 不涉及商标顯著性或知名度的降低,亦未造成注冊商标權人其它商标權益損害,不應被 認定為商标侵權行為。
案号:(2012)滬一中民五(知)終字第 64 号
審理法院:上海市第一中級人民法院
來源:上海法院參考性案例 7 号