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“本文就國知局推薦的外觀設計本國優先權兩種運用場景中可能會存在的法律風險做讨論。”
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：韓來兵 北京華夏泰和知識産權代理有限公司
2021年6月1日正式實施的《中華人民共和國專利法》（下稱新《專利法》）第二十九條規定，自外觀設計在中國第一次提出專利申請之日起六個月内，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。這一條款的實施标志着正式引入了外觀設計本國優先權制度。
2023年12月11日國務院第769号令公布《國務院關于修改〈中華人民共和國專利法實施細則〉的決定》，新修改的《中華人民共和國專利法實施細則》（下稱新《實施細則》）自2024年1月20日起施行，新《實施細則》通過第三十五條等條款完善了外觀設計本國優先權的配套規則。
為在審查實踐層面保障對新《專利法》和新《實施細則》的貫徹落實，國家知識産權局同期公布了《專利審查指南》（2023），并自2024年1月20日起施行。
一、問題的提出
在新《實施細則》和《專利審查指南》（2023）即将實施的背景下，國家知識産權局專利文獻館2024年1月舉行了主題為“法治保障促創新，專利普法全國行”的相關的公益講座計劃，進行了《專利法實施細則》及《專利審查指南》系列宣講，并在2024年1月17日由專利局外觀設計審查部的講師進行了題為“《專利審查指南》修改——外觀設計部分”的普法講座。[1]
在2024年1月17日的公益講座中指出本次設立外觀設計本國優先權的一個主要目的之一是想克服對于改進申請的新穎性問題，并列舉了兩個運用場景。
場景一：比如說在先申請是A，在後做了一個産品B，B僅僅是在A的基礎上做了一些小的改動，如果沒有本國優先權，在後單獨申請B，那A很可能會成為B的現有設計或者是抵觸申請，也就是在後申請B的新穎性是有問題的。有了外觀設計本國優先權制度，就可以把A和B以相似設計的方式進行合案申請，同時要求在先申請A的優先權，這時候就可以克服在後申請B的新穎性問題。
場景二：比如說先後分别申請的A和B二者屬于實質相同的外觀設計，沒有本國優先權制度的情況下，那會違反了專利法第九條，申請人隻能選擇保留A和B中的一個權利。有了外觀設計本國優先權制度的情況下，就可以把A和B以相似設計的方式進行合案申請，同時要求先申請的A和先申請的B的優先權，這時候就可以克服二者重複授權的問題。
在2024年1月19日國家知識産權局的官網的政策圖解闆塊和微信公衆号同日釋出了内容
《圖說外觀設計|一圖概覽外觀設計本國優先權制度》在本國優先權運用部分，以圖檔案例的形式展示了對應于前述場景一和場景二的運用場景，如下所示：
（*圖檔來源于國家知識産權局網站）
其中，案例一本質上與前述的場景一相契合，案例二本質上與前述的場景二相契合。
對于前述的兩種運用場景案例，筆者認為其存在潛在的法律風險。筆者認為：在後的合案申請即便在審查階段得以授權，在無效确權階段，其中的部分設計依然可能會因為不符合專利法第二十三條第一款為而被宣告無效。具體的分析闡述見後文。
二、合案申請的外觀設計的優先權問題
根據新《專利法》第三十一條第二款的規定，一件外觀設計專利申請應當限于一項外觀設計。同一産品兩項以上的相似外觀設計，或者用于同一類别并且成套出售或者使用的産品的兩項以上外觀設計，可以作為一件申請提出。《專利審查指南》（2023）第一部分第三章第9節将A31.2中提及的兩項以上的相似外觀設計和成套産品的外觀設計專利申請簡稱合案申請。
1、合案申請中的兩項以上的外觀設計的關系與地位
對于合案申請的外觀設計而言，其必然包括兩項以上的外觀設計，對于同一合案申請中的兩項以上的外觀設計的優先權應當如何去界定，将成為一個現實的問題。由于優先權成立與否以及優先權日的确定對于專利在審查階段、無效階段和維權階段的主張均具有根本性的影響，在明确合案申請中兩項以上的外觀設計的優先權問題之前，我們先了解一下當下在審查階段、無效階段和維權階段中對于同一合案申請中的兩項以上的外觀設計的關系與地位的規定。
對于合案申請的外觀設計在審查階段的相關規定可以參考《專利審查指南》（2023）第一部分第三章第9.3節的内容：合案申請的外觀設計應當分别具備授權條件。需要注意的是，無論是涉及同一産品的兩項以上的相似外觀設計，還是成套産品的外觀設計專利申請，其中的每一項外觀設計或者每件産品的外觀設計除了應當滿足上述合案申請的相關規定外，還應當分别具備其他授權條件；如果其中的一項外觀設計或者一件産品的外觀設計不具備授權條件，則應當删除該項外觀設計或者該件産品的外觀設計，否則該專利申請不能被授予專利權。
對于合案申請的外觀設計在無效階段的相關規定可以參考《專利審查指南》（2023）第四部分第三章第5節的内容：對于包含有若幹個具有獨立使用價值的産品的外觀設計專利，如果請求人針對其中一部分産品的外觀設計專利的無效宣告理由成立，針對其餘産品的外觀設計專利的無效宣告理由不成立，則無效宣告請求審查決定應當宣告無效宣告理由成立的該部分産品外觀設計專利無效，并且維持其餘産品的外觀設計專利有效。例如，對于包含有同一産品兩項以上的相似外觀設計的一件外觀設計專利，如果請求人針對其中部分項外觀設計的無效宣告理由成立，針對其餘外觀設計的無效宣告理由不成立，則無效宣告請求審查決定應當宣告無效宣告理由成立的該部分項外觀設計無效，并且維持其餘外觀設計有效。
對于合案申請的外觀設計在維權階段的相關規定可以參考《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋（二）》第十五條：對于成套産品的外觀設計專利，被訴侵權設計與其一項外觀設計相同或者近似的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利權的保護範圍。以及北京市進階人民法院《專利侵權判定指南（2017）》第71條：相似外觀設計專利的保護範圍由各個獨立的外觀設計分别确定。基本設計與其他各項相似設計均可以作為确定各自外觀設計專利保護範圍的依據。
通過以上的相關規定可以看出，在審查階段删除不符合授權條件部分外觀設計後，其餘的符合授權條件的外觀設計可以獲得授權，在無效階段可以僅針對部分外觀設計提出無效，在維權階段隻要被訴侵權産品與獨立設計中的任一項設計相同或者近似，即構成侵權。說明同一合案申請中的兩項以上的外觀設計在審查階段、無效階段和維權階段中均是具有相當的獨立性的，任一項設計可以被單獨授權、單獨被提出無效或被無效以及單獨确定保護範圍主張侵權之訴。
基于此，考慮到優先權問題同樣對于審查、無效及維權具有根本性的影響，以及合案申請的多項外觀設計之間的獨立性，同一合案申請中的兩項以上的外觀設計應當分别去确定每項外觀設計的優先權，包括優先權是否存在、優先權是否成立、優先權日的确定等。其實這就涉及到到外觀設計應當存在部分優先權及多項優先權的情況，這一點在《專利審查指南》（2023）中同樣可以獲得支援，《專利審查指南》（2023）第四部分第五章第9.5節提到：根據專利法實施細則第三十五條第一款的規定，在一件外觀設計專利中，可以要求一項或者多項優先權；要求多項優先權的，該專利的優先權期限從最早的優先權日起計算。對于包含有若幹項具有獨立使用價值的産品的外觀設計，如果其中一項或者多項産品外觀設計與相應的一個或者多個首次申請中表示的外觀設計的主題相同，則該外觀設計專利可以享有一項或者多項優先權。上述規定明确了外觀設計可以享有部分優先權和多項優先權。
2、外觀設計的部分優先權
以下圖的案例一為例，在先申請記為A1,A1的申請日為a1；在後申請記為A2,A2的申請日為a2（a2間隔a1在六個月内），A2包括設計1和設計2，A2的設計1與A1的外觀設計完全相同，A2的設計2在A1的電動車的基礎上增加了腳蹬結構，A2在送出申請時要求了A1的本國優先權。
由于A2的設計1與A1的外觀設計完全相同，A2的設計1的優先權成立，A2的設計1的優先權日為a1；由于A2的設計2的腳蹬結構在A1中不存在，A2的設計2的優先權不成立，A2的設計2不具有優先權日，僅具有申請日a2。該案例一為外觀設計的部分優先權的情況。
3、外觀設計的多項優先權
以下圖的案例二為例，在先申請1記為B1,B1的申請日為b1；在先申請2記為B2,B2的申請日為b2(b2晚于b1),B2在B1的電動車的基礎上增加了腳蹬結構；在後申請記為B3,B3的申請日為b3(b3晚于b2且間隔b1在六個月内)，B3包括設計1和設計2，B3的設計1與B1的外觀設計完全相同，B3的設計2與B2的外觀設計完全相同，B3在送出申請時同時要求了B1和B2的本國優先權。
由于B3的設計1與B1的外觀設計完全相同，B3的設計1主張要求B1的優先權成立，B3的設計1的優先權日為b1；由于B3的設計2與B2的外觀設計完全相同，B3的設計2主張要求B2的優先權成立，由于B3的設計2的腳蹬結構在B1中不存在，B3的設計2主張B1的優先權将無法成立，B3的設計2的優先權日為b2。該案例二為外觀設計多項優先權的情況。
三、基于本國優先權的外觀設計合案申請的的潛在法律風險
1、抵觸申請的相關規定
根據新《專利法》第二十三條第一款的規定，授予專利權的外觀設計，應當不屬于現有設計；也沒有任何機關或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以後公告的專利檔案中。盡管該條款中并沒有明确将“新穎性”作為外觀設計的術語，但在實務中，通常認為該條款為外觀設計的新穎性條款。
如果任何機關或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以後公告的專利檔案中，則在先提出的外觀設計專利申請構成涉案專利申請的抵觸申請，導緻涉案專利申請不符合A23.1而不能被授予專利權。
可以看出，在A23.1中對潛在的抵觸申請有“申請在前”和“公告在後”的要求，我們就需要了解，在判斷孰先孰後的時候，是用哪個事件的時間與哪個事件的時間進行對比。根據新《實施細則》第十二條的規定：除專利法第二十八條和第四十二條規定的情形外，專利法所稱申請日，有優先權的，指優先權日。是以新《專利法》第二十三條第一款中的“申請日”是指“優先權日”。是以在A23.1中分析潛在抵觸申請的時間性條件時，“申請在前”應當了解為潛在抵觸申請外觀設計的申請日（有優先權的為優先權日）在本外觀設計的申請日（有優先權的為優先權日）之前，“公告在後”應當了解為潛在抵觸申請外觀設計的授權公告日在本外觀設計的申請日（有優先權的為優先權日）之後。
2、部分優先權的外觀設計合案申請中的潛在抵觸申請
以前文的案例一為例，在後申請A2設計1的優先權日為a1，申請日a2，在後申請A2的設計2不具有優先權日，僅具有申請日a2。假設在後申請A2經審查後順利授權，授權公告日為a3。
案例一中各事件的時間軸線如下圖所示。
在案例一中，在後申請A2設計1的優先權日a1在在後申請A2設計2（無優先權）的申請日a2之前，在後申請A2設計1的授權公告日a3在在後申請A2設計2的申請日a2之後，是以在後申請A2的設計1相對于設計2而言屬于申請在先公告在後的外觀設計，在後申請A2的設計1是設計2的潛在抵觸申請。
當在後申請A2經審查順利授權後，如果以A2的設計1為對比設計（抵觸申請證據），以不符合A23.1為理由，向國家知識産權局專利局複審與無效審理部請求宣告A2的設計2無效，A2的設計2存在被宣告無效的可能性。筆者認為，具體在本案例中，設計2相對于設計1之間僅有局部細微差別，二者屬于實質相同的外觀設計，A2的設計2被宣告無效的可能性很大。
3、多項優先權的外觀設計合案申請中的潛在抵觸申請
以前文的案例二為例，在後申請B3設計1的優先權日為b1，在後申請B3設計2的優先權日為b2，在後申請B3的申請日為b3。假設在後申請B3經審查後順利授權，授權公告日為b4。
案例二中各事件的時間軸線如下圖所示。
在案例二中，在後申請B3設計1的優先權日b1在在後申請B3設計2的優先權日b2之前，在後申請B3設計1的授權公告日b4在在後申請B3設計2的優先權日b2之後，是以在後申請B3的設計1相對于設計2而言屬于申請在先公告在後的外觀設計，在後申請B3的設計1是設計2的潛在抵觸申請。
當在後申請B3經審查順利授權後，如果以B3的設計1為對比設計（抵觸申請證據），以不符合A23.1為理由，向國家知識産權局專利局複審與無效審理部請求宣告B3的設計2無效，B3的設計2存在被宣告無效的可能性。筆者認為，具體在本案例中，設計2相對于設計1之間僅有局部細微差別，二者屬于實質相同的外觀設計，B3的設計2被宣告無效的可能性很大。
四、後記
本文就國知局推薦的外觀設計本國優先權兩種運用場景中可能會存在的法律風險做了讨論。自2021年6月1日開始，新《專利法》正式生效引入外觀設計的本國優先權制度後，在起初的施行階段必然會帶來各種問題，如何認定采用本國優先權制度的合案申請中的潛在抵觸申請，值得進一步觀察。
很多申請人在國内外觀設計送出申請後，還會根據市場的反應對産品進行細微的改動或推出多款相似的系列設計，如果按照前述案例一和案例二的引導進行在後的合案申請，基于本文的觀點，該操作将會冒着在未來自己的合案申請中的一項外觀設計因同一合案申請中的另一項外觀設計而被無效的風險。本文特意将該觀點單獨寫一篇，也是基于前述案例一與案例二一旦推廣開來，在申請人中将不乏擁趸，故着重強調對這種操作方式中潛在抵觸申請進行讨論的重要性，尤其是在新規則初露鋒芒之時，我們更應本着“一切都值得懷疑”的精神，方方面面地去質疑和探讨相關主張，不放過任何可能影響申請人利益的因素。
注釋：
[1]（講座回放位址為https://cnipa.chinakenet.com/#/lesson/detail/index?id=cd3c0d30f58bc4dfb3ceb07f9ed02006）。
（原标題：專利局所倡導之外觀設計本國優先權部分運用場景的潛在法律風險分析）
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：韓來兵 北京華夏泰和知識産權代理有限公司
編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君