醫藥License-in/out和其他BD類交易中的知識産權等重要法律問題

2022年9月21日-23日，由知産前沿新媒體舉辦的“第七屆中國醫藥知識産權峰會”在蘇州召開，本次大會吸引了線上與線下近800位醫藥IP人士參加，現場交流互動熱烈。

在23日的大會上，漢坤律師事務所合夥人周成曜為大家帶來“醫藥License-in/out和其他BD類交易中的知識産權等重要法律問題和風險防控”相關主題分享。

知産前沿現将周律師的現場主題發言内容整理成文，供醫藥知識産權從業人員參考學習。

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目次

一、醫藥BD類交易常見模式

二、許可引進/對外授權(License-in/out)交易中知識産權等重點條款分析

三、資産和權益買斷交易重點條款分析

四、其他醫藥BD類交易中的知識産權等重點條款分析

一、醫藥BD類交易常見模式

醫藥BD類交易常見模式主要包括許可引進/對外授權(License-in/out)、藥品資産和權益買斷、藥物合作開發等，涉及的階段包括臨床前階段（藥物發現和臨床前準備）、臨床與上市階段、生産、供應和銷售階段等。

（一）許可引進/對外授權、藥品資産和權益買斷

許可引進/對外授權(License-in/out)交易是指授權方通過授權許可的方式授予被授權方就标的藥品或相關技術在一定地域内的研發、生産和/或商業化的權利。對于許可方來說，有利于藥品技術成果變現、拓展市場；對于引進方來說，有助于其擴充産品線、補缺研發能力；對于行業而言，有利于進一步尋求增量空間。

藥品資産和權益買斷交易是指通過資産轉讓的方式出售或購買标的藥品（在一定地域内）的資産和權益（包括資質許可、知識産權、生産技術、第三方訂單和合同、庫存、設施裝置和/或人員等），該模式屬于企業存量資産盤活的交易。

（二）臨床前階段的合作模式

臨床前階段，生物醫藥企業可能會與不同類型的主體開展合作，常見的合作類型包括：

1. 生物醫藥企業與臨床前CRO（Pre-Clinical Contract Research Organization）的合作，其中不同的合作模式包括“一次性付款交易”的傳統訂單模式、根據進度及關鍵節點付款的“裡程碑”模式、“多勞多得”的結果導向模式和“共擔風險，共享收益”的與醫藥企業深度合作的風險共擔模式。此外，與CRO的合作時常需伴随着物料轉移協定（MTA）的簽署；
2. 生物醫藥企業與臨床前/實驗室CMO或CDMO的合作；
3. 生物醫藥企業與AI藥物研發企業或技術平台的合作；
4. 生物醫藥企業與高校、科研機構的合作。

（三）臨床與上市階段的合作模式

臨床與上市階段的合作模式通常包括以下幾種：

1. BioPharma、Big Pharma與Biotech之間的合作，包括以授權許可、權益買斷等形式引進或收購、共同開發新型藥物或療法、開展聯合治療或臨床研究等；
2. 生物醫藥企業與臨床CRO合作；
3. 生物醫藥企業與工廠化CMO或CDMO合作；
4. 生物醫藥企業與CSO的合作。

二、許可引進/對外授權(License-in/out)交易中知識産權等重點條款分析

在許可引進/對外授權（license-in/out）交易的重點條款中，與知識産權相關的主要包括知識産權盡職調查、知識産權歸屬、專利申請與維持、不質疑/不挑戰、商标、技術支援、公開發表等條款，其他核心條款包括授權許可範圍、第三方侵權的應對、合作方的陳述和保證、許可費用安排、仿制藥上市等。

（一）授權許可範圍

許可條款内容至少涵蓋許可标的、許可性質、許可區域和許可領域。許可的排他性一般可以分為三個類型，獨占許可、排他許可及普通許可，需留意獨占許可意味着許可方自身也不可使用許可的權益。

分許可條款分為upstream與downstream兩個層面。Licensor本身的技術可能從上層許可而來，是以分許可條款應重點考慮與上層許可條款的一緻性和銜接性，特别需要明确分許可相關的範圍、條件和限制。

（二）知識産權

1.知識産權盡職調查

知識産權盡職調查的目的是監測、發現風險，明确交易目的，劃定知識産權範圍。核查的内容一般包括：

（1）知識産權歸屬調查（包括許可方的權利歸屬、是否存在瑕疵或限制等）；

（2）是否包括技術訣竅（Know-How）、臨床研發資料等特殊類别知識産權；

（3）知識産權穩定性/可授權性調查；

（4）知識産權權利要求與許可産品/技術的對應性分析。此外可能還需進行FTO調查，了解許可技術的實施是否侵犯第三方權利，是否需要獲得第三方的授權等。

2.知識産權歸屬

醫藥BD交易中的知識産權一般分為背景知識産權及改進知識産權。背景知識産權包括已有的技術秘密、專利、資料、論文等技術成果。改進知識産權指在被授權的知識産權基礎之上，在履約過程中雙方或者一方開發出來的知識産權。改進知識産權的歸屬和權益配置設定根據項目具體情況和雙方的訴求有不同的安排模式。

3.專利申請與維持

專利申請與維持，大緻包括專利申請、維持與應對第三方侵權三個角度。專利申請條款主要讨論雙方就專利申請的權利、義務和責任的安排，後續專利申請的負責方及其職責。

從專利維持角度，主要包括應對監管溝通、後續專利年費的繳納、展期以及第三方侵權的抗辯事宜，如許可方或被許可方如何在區域内進行告知、提供協助和合作應對、費用承擔等的安排。

出現第三方侵權的情況時，通常需讨論的情形包括主張維權的主導方、訴訟費用的承擔、後續賠償款的支付、被許可方被調查或被第三方起訴時是否采取應訴或和解的措施、以及主導方的成本費用是否可在合作款項中抵扣等。

4.不質疑或不挑戰條款

不質疑或不挑戰條款（no-challenge clause）指許可方要求被許可方不得對其知識産權的有效性提出異議。因為對被許可方而言，如許可方授權專利不受專利保護後，則通常無需支付許可合作的裡程碑付款和銷售分成等款項，是以被許可方天然有動力在不損害許可産品權益的情況下采取行動使得許可方的專利保護無效。該條款是許可方為了避免該種情況而生。但許可方應注意，不質疑條款不得産生排除或限制市場競争的效果，否則會構成濫用市場支配地位的行為受到反壟斷執法部門的監管和限制。

5.商标、技術支援、公開發表

商标問題常發生于産品上市階段，常可能涉及商标使用、商标許可和新商标申請的條款安排。商标使用條款應明确使用的是許可方的商标還是被許可方商标。如涉及新申請商标，還需要讨論該商标（包括中文和英文商标）的申請決定權在哪一方。商标許可條款應明确授權商标的範圍和方式、産品包裝設計等。

此外，許可方如何提供合理技術支援是讨論的常見熱點，“公開發表”問題也普遍存在于與科研機構或高校的合作中，相關條款均可以在合同中約定。

（三）第三方侵權

第三方侵權如涉及到訴訟、仲裁或和解程式，應明确約定由許可方還是被許可方主導，确認主導方需考量的因素包括所有權方或直接利益相關主體、知情方、實施區域和提請司法行政保護的便利性等。同時，應明确雙方是否承擔通知義務或享有優先權利和代位權利。

訴訟、仲裁、和解的費用可以由提起訴訟的一方承擔、所有權方承擔或雙方共同承擔，也應考慮訴訟與和解費用是否可以從許可費用中抵扣。最終獲得的侵權賠償和補償一般在扣除各方的相關成本和費用基礎上進行配置設定。此外，若允許侵權方在支付授權使用費的基礎上繼續實施，則侵權方支付的授權使用費在雙方之間如何配置設定等問題均為實踐中需要讨論的要點。

（四）陳述和保證

陳述和保證條款是基于保護許可方和被許可方利益、對現有狀況充分披露的角度，重點圍繞知識産權和資料的有效性、不侵權、合法使用權益、主體資格和能力、資料/資料和報告的完整性等方面做出約定。

（五）許可費用

許可費用(License Fee)通常包括預付款(Upfront Payment)、裡程碑付款(Milestone Payment)和銷售分成(Royalty Payment)。

預付款通常為現金支付，也可以将被許可方或其他關聯方的一定比例的股份作為對價（可減輕被許可方前期資金壓力）。有時被許可方會認購許可方或其關聯公司的股份，這樣可以支援許可方的後續研發，實作雙方深度綁定。

裡程碑付款的安排上，通常以研發、政府審批或銷售事件作為裡程碑。

銷售分成條款有不同的計算方式，包括：

1. 按照年度淨銷售額/淨利潤的固定比例；
2. 将許可期限劃分為不同的時間段，适用不同的比例；
3. 年度淨銷售額/淨利潤，劃分為不同的金額段，适用不同的比例；
4. 根據特定的市場變動因素而調整具體的銷售分成比例。此外，還可能會設定最低的銷售分成比例（royalty floor）。

銷售分成的計算基數通常為淨銷售額(net sales)或淨利潤(net profit)，需留意該定義的内容，包括包含項（如分許可的收入），和排除項（如折扣、退款等）。

（六）仿制藥上市

仿制藥的定義通常以許可區域的适用法律法規為标準，與許可藥品在安全性、有效性及品質等标準上的相同或高度相似性。通常，當仿制藥的銷量達到一定比例或金額，或者許可藥品銷量因仿制藥受到一定程度的負面影響時，會降低被許可方需支付的銷售分成。降低銷售分成的機制可以包括如下兩種：（1）就仿制藥銷量達到所要求比例的相關期間降低分成，一旦仿制藥銷量低于該比例則恢複原銷售分成；或（2）一旦仿制藥銷量達到所要求的比例，則銷售分成永久降低，不會因後續仿制藥銷量降低而恢複。

（七）檢查和審計

為了解決資訊不對稱的問題，雙方通常需就合作中的合規和财務等事項進行檢查和審計。通常許可方會要求就銷售情況相關材料進行審計的權利，部分項目中還會要求對反腐敗、反洗錢或藥品安全性等合規問題進行審計。但被許可方通常要求許可方的檢查和審計的權利受到時間跨度和頻率等限制。若審計發現金額誤差超過一定的比例，則被許可方需補償且可能需要承擔相應的審計費用。

（八）溝通協調機制

雙方一般采用由Joint Steering Committee (JSC) 或其他委員會協商的機制應對合作中遇到的問題，若委員會無法解決，則通常由雙方管理層溝通協調解決。在雙方未能達成一緻的情況下，有時會約定商業化(Commercialization)相關事項的最終決定權歸由被許可方，而其他與許可方關系更密切的事項的決定權歸屬于許可方。

（九）稅費安排

關于交易的稅費安排，往往約定各方各自承擔其所在國對其征收的所有所得性質的稅費，同時雙方各自應根據其所在國當地法律和兩國間避免雙重稅收協定的強制要求進行代扣代繳。

（十）協定終止、權利義務轉讓

一般以下情況會導緻協定終止：1.破産；2.未盡勤勉義務（如未在約定時間完成研發裡程碑）；3.技術障礙和政策變化（例如在研發過程中存在不可逾越的技術困難，包括檢測技術、評估技術、成藥性研究技術障礙等）。在該種情形下，可以選擇終止整個協定或終止具體靶點或領域的合作。

雙方也可以設定不完全解除或中止協定的安排，例如約定附條件重新恢複合作研發項目的條款，給未來重新開機合作留下空間。

協定中建議明确權利義務雙方可以向關聯方或第三方轉讓。如第三方在全球範圍内整體收購一方且許可協定作為整體收購的資産的一部分的情況下，需確定轉讓方在該等轉讓事項前先通知另一方，且該等第三方有足夠的權利和資質履行許可協定項下的義務。

三、資産和權益買斷交易重點條款分析

（一）概述

資産和權益買斷交易中買賣雙方考量側重點有所不同。賣方考慮的是調整和優化産品結構和戰略布局。在買方視角下，其追求相對完整的所有權而非許可權，希望能夠更加自主靈活地進行藥品的研發和商業化活動。

（二）資産和權益的範圍與邊界

轉讓資産主要内容包括資質證照、知識産權、技術訣竅、資料、記錄和相關檔案、第三方合同、庫存、員工等，其範圍和邊界需明晰。可以從“正”向列舉轉讓範圍，同時也可以從“反”向列舉轉讓範圍之外的資産。

在确認轉讓資産範圍時，買方的訴求往往是取得資産的完整權益，友善後續獨立自主地開展業務；而賣方則會考量該轉讓是否會影響到其在其他地域的營運或是否影響其他藥物的營運。

另外，如涉及到知識産權許可，雙方應當明确許可範圍、是否涉及反向許可以及賣方是否擁有再授權的權益等許可協定中常見的事項。

（三）對價

對價的常見設定有固定金額或與License-in/out模式中的許可費用的安排類似，同時可通過庫存、第三方知識産權授權或仿制藥上市來調整對價。

（四）過渡期

過渡期指從交割日至上市許可轉讓完成之日（同時往往會有cut-off date）。過渡期服務可能包含研發、技術支援、資質許可的申請和維護、與監管機構溝通、提供檔案和資訊、協助解決糾紛、提供倉儲、物流客服和會計服務等。

（五）中标資質

資産和權益買斷交易中還需留意中标資質的問題，這個與醫療領域的監管和政策相關，建議對後續投标價格和其他投标條件的标準予以約定。

四、其他醫藥BD類交易中的知識産權等重點條款分析

（一）藥品合作開發類交易中的知識産權條款

以委托合作模式和均衡合作模式為例，相同點是雙方保留合作協定生效前自身及其關聯方的任何已有專利、技術秘密、及其他知識産權的所有權及相關權益；不同點在于，在委托合作模式下，合作知識産權一般歸委托方單獨所有。在均衡合作模式下，合作項目由雙方共同主導和開展，合作知識産權一般歸雙方共同所有或按照雙方約定進行配置設定。根據項目各階段的分工安排和各方訴求，還可以約定一部分知識産權歸屬于一方所有，一部分知識産權歸屬于另一方所有，其他的知識産權歸于雙方共有或創造該等知識産權的一方所有。

（二）物料轉移類交易（MTA）中的知識産權條款

物料轉移的目的是促進物料及資料的有效共享、測試和評估安全性及未來合作前景。物料轉移交易通常應用于藥企之間、科研機構之間、科研機構與藥企之間，其具有較強的過渡屬性，接收方通常隻有物料的使用權而無所有權。以是否改變原始特性為分界，物料的範圍一般包括原始物料、後代和未改性衍生物。

物料轉移交易涉及的知識産權可分類為背景知識産權、物料相關的知識産權以及新産生的知識産權。一般來說，接收方獲得新産生知識産權的所有權，提供方可要求接收方向其提供永久、不可撤銷且免費的反向授權許可，而接收方可要求上述授權許可僅限于非排他、非商業用途。在提供方和接收方存在共同研發安排或物料和改性物質無法分離的情況下，提供方和接收方可約定共同擁有所有新産生的知識産權，後續的權利視具體情況可以有不同的安排。

物料轉移的注意事項還涉及發表權，這是科研機構和高校關注的重點，但企業方對于發表可以有一些合理的限制，例如可以要求科研機構在專利申請的一定階段後方可發表、科研機構在發表論文的緻謝中提及提供方的貢獻以及要求提供方對于論文擁有共同署名的權利。

（三）藥品合作開發類交易中的不競争條款

以藥企和人工智能新藥研發平台企業的合作中的不競争條款為例，人工智能新藥研發平台通常約定藥企不得就該靶點或雙方的合作内容與其他人工智能新藥研發平台企業進行合作，且不競争義務的期限可采用固定期限+延長期的安排。如一方違約，可能需承擔支付違約金、停止侵權、解除協定、補償費用等相應的違約責任。

作者：周成曜

編輯：Sharon