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保護姓名權,讓Manolo Blahnik在中國做回了自己

作者:知産前沿
保護姓名權,讓Manolo Blahnik在中國做回了自己
保護姓名權,讓Manolo Blahnik在中國做回了自己

2022年6月24日,最高人民法院對世界知名鞋履設計師MANOLO BLAHNIK訴國家知識産權局、方宇舟商标權無效宣告行政糾紛一案作出最終判決[1],認定方宇舟于1999年申請注冊的第1387094号“馬諾羅·貝麗嘉 MANOLO&BLAHNIK”商标損害了MANOLO BLAHNIK先生的在先姓名權,應當予以無效宣告。該判決标志着MANOLO BLAHNIK先生及其英國鞋履公司長達22年的商标行政糾紛最終獲得勝利,将為該品牌首次進入中國大陸的奢侈品市場奠定基礎。

最高院裁判要旨

1、在先姓名權保護的核心在于特定商品、服務領域内的商标辨別與自然人姓名之間的指代關系是否成立且為相關公衆所知悉。

馬諾婁·布拉尼克(MANOLO BLAHNIK)為世界知名的鞋履設計師,其姓名為西班牙語非固定搭配詞彙。訴争商标“MANOLO BLAHNIK/馬諾羅·貝麗嘉”外文部分與之完全相同。作為從業近二十年的同業經營者,方宇舟将訴争商标注冊在第25類“鞋、靴”等商品上,難謂巧合。該商标注冊損害了馬諾婁·布拉尼克的姓名權,應予無效。

2、衡量域外自然人的知名度,首先要考慮其對大陸地區的直接影響力,同時對通過雜志宣傳、巡回演出、影視作品等方式将形成于域外以及香港地區的知名度輻射到内地的情況也應予以考量。

3、“一事不再理”原則的适用要通過證據判斷其實質是否為“一事”。

如新證據所證明的事實,已構成與前案證據存在實質性差異的“新的事實”,則不屬于2014年商标法實施條例第六十二條所指“以相同的事實和理由再次提出評審申請”的情形。

22年商标行政糾紛曆程回顧

保護姓名權,讓Manolo Blahnik在中國做回了自己

MANOLO BLAHNIK為世界知名鞋履品牌,由西班牙知名鞋履設計師MANOLO BLAHNIK先生于1971年以自己名字命名創立。MANOLO BLAHNIK先生的姓名兼具西班牙和捷克特色,其父親為捷克人(BLAHNIK是捷克姓氏),母親為西班牙人(MANOLO是西班牙人名)。MANOLO BLAHNIK鞋履品牌成立初期即因時尚、高端的手工定制品質享譽全球奢侈品行業,該品牌鞋履被稱為“高跟鞋中的貴族”,MANOLO BLAHNIK先生亦被譽為“鞋王”和“世界上最偉大的鞋匠”。1990年該品牌在中國香港陸續開設多家專賣店,經長期宣傳在大陸大陸亦具有一定知名度和影響力。

方宇舟自1989年即開始在廣州、深圳等地生産銷售鞋類産品,且其産品主要出口至歐洲、中國香港、中國台灣等地,其名下的廣州市白雲區礦泉宇舟鞋行于1999年1月28日在第25類“鞋”等商品上申請注冊第1387094号“馬諾羅·貝麗嘉 MANOLO&BLAHNIK”商标(後于2007年轉讓至方宇舟名下)。

2000年1月21日商标局對上述商标予以初審公告,公告期内MANOLO BLAHNIK先生對該商标提出異議申請,主張該商标申請注冊損害其在先姓名權,但因大量外文證據未進行翻譯,其他證據亦未能證明MANOLO BLAHNIK先生的姓名在中國大陸為相關公衆知悉,尚不能認定該商标的注冊可能給MANOLO BLAHNIK先生的姓名權造成損害,故該商标的注冊未違反2001年商标法第31條關于“不得損害他人現有的在先權利”的規定[2]。後該案經過異議複審、一審、二審程式,北京高院于2009年6月19日做出二審判決[3],維持了該商标的注冊。

2014年6月19日,MANOLO BLAHNIK先生對該商标提出無效宣告申請,在送出了異議程式大量外文證據的翻譯件及其他證據後,再次主張該商标的注冊損害其在先姓名權,原商評委作出裁定[4]認定無效程式送出外文證據的中文譯文,屬于新的事實,不違反“一事不再理”原則,但無效程式送出的證據形成時間大多晚于第1387094号商标申請日,不能證明該商标申請日前MANOLO BLAHNIK先生已在中國大陸具有一定的知名度,故未支援無效宣告請求。

2016年,該案進入無效宣告行政訴訟程式,北京知識産權法院一審判決[5]認為無效程式送出的異議程式外文證據的中文譯文,證明目的與異議程式相同,違反了“一事不再理”原則,其他證據作出時間均在第1387094号商标申請日之後,不足以證明MANOLO BLAHNIK姓名在該商标申請日之前的知名度,駁回了MANOLO BLAHNIK先生的訴訟請求。MANOLO BLAHNIK先生對該一審判決提起上訴,北京高院于2019年11月4日作出二審判決[6],維持了一審判決。

2020年,萬慧達律事務所代理人接受MANOLO BLAHNIK先生委托,就上述案件向最高人民法院申請再審。案件代理過程中,我們一方面對異議程式與無效程式中送出的證據進行對比梳理,說明無效程式送出證據已構成“新的事實”,未違反“一事不再理”原則;另一方面,從MANOLO BLAHNIK先生姓名的來源、同名鞋履品牌曆史發展情況、銷售範圍及資料、商标注冊情況、書籍報紙宣傳報道、獲獎記錄、姓名受保護記錄等多個角度,對MANOLO BLAHNIK先生姓名的知名度情況進行說明,并将再審程式中新發現的方宇舟涉嫌制假售假多種其他知名品牌鞋的事實作為補充證據,說明其有明知MANOLO BLAHNIK先生姓名并進行惡意攀附的故意,第1387094号商标應當予以無效宣告。

2020年12月7日,最高人民法院作出(2020)最高法行申9298号裁定提審該案,并于2022年1月公開開庭審理,最終作出判決認定争議商标的注冊損害了MANOLO BLAHNIK先生的姓名權,違反了2001年商标法第31條關于“不得損害他人現有的在先權利”的規定,應予以無效。

案件評述

曆經二十餘年備受業界關注的MANOLO BLAHNIK商标糾紛案最終在最高人民法院的判決中落下帷幕,法院采納了無效階段送出的新證據,保護了MANOLO BLAHNIK先生的在先姓名權,無效了他人早期搶注的商标。案件要點評述如下:

一、“一事不再理”原則的适用要通過證據判斷其實質是否為“一事”

根據《最高人民法院關于審理商标授權确權行政案件若幹問題的規定》第29條第1款規定,當事人依據在原行政行為之後新發現的證據,或者在原行政程式中因客觀原因無法取得或在規定期間内不能提供的證據,或者新的法律依據提出的評審申請,不屬于以“相同的事實和理由”再次提出評審申請。

在MANOLO BLAHNIK商标糾紛案件中,我們詳細對比梳理了無效程式與異議程式中送出的所有證據,并向法院說明無效階段送出了共計106份證據,其中除11份異議程式中已送出過的外文證據的中文翻譯外,還新增補充了95份異議程式中沒有送出的證據,包括無效申請階段送出的異議複審後形成的國家圖書館檢索報告、大量媒體雜志報道、支援MANOLO BLAHNIK先生姓名權的相關裁定、其他在先判例等;在無效一審階段大量補充的關于MANOLO BLAHNIK先生及其同名品牌“MANOLO BLAHNIK”的使用情況、國内外持續的知名度報道、方宇舟的惡意情況等;在無效二審階段補充的國家圖書館檢索報告;在再審階段送出的關于方宇舟從事鞋履行業制假售假行為的證據,國内外各高端奢侈品公司/品牌首席商務官、知名作家編輯等相關行業知名人士等所出具的關于MANOLO BLAHNIK先生知名度的證詞等。

總之,無效階段重點補充了MANOLO BLAHNIK先生在中國香港、内地的知名度證據和新發現的方宇舟實際經營中存在惡意攀附知名品牌的證據,前述證據所呈現的事實已與異議階段形成明顯差異,已經構成與前案證據存在實質性差異的“新的事實”,未違反“一事不再理”原則。

此外,關于“新的事實”的認定,最高人民法院在“Maggi”商标無效宣告案[7]中亦認為,“雀巢公司在本案中送出了中國國家圖書館檢索報告、‘Maggi/美極’調味品品牌認知度市場調查研究報告、《中國商報》等媒體報道、新偉成公司商标注冊資訊等多份在異議複審申請或第26719号異議複審裁定之後新形成的證據,已構成與前案證據存在實質性差異的‘新的事實’,不屬于2014年商标法實施條例第62條所指‘以相同的事實和理由再次提出評審申請’的情形”,未違反“一事不再理”原則。

是以,根據審查一緻性原則,對于上述同類案件判斷是否屬于“一事不再理”,應當通過當事人在案件中送出的新證據判斷其實質是否為“一事”,如新證據所證明的事實已構成與前案證據存在實質性差異的“新的事實”,則不屬于2014年商标法實施條例第62條所指‘以相同的事實和理由再次提出評審申請’的情形”。

二、在先姓名權保護的核心在于特定商品、服務領域内的商标辨別與自然人姓名之間的指代關系是否成立且為相關公衆所知悉

根據《最高人民法院關于審理商标授權确權行政案件若幹問題的規定》第20條第1款規定,當事人主張訴争商标損害其姓名權,如果相關公衆認為該商标标志指代了該自然人,容易認為标記有該商标的商品系經過該自然人許可或者與該自然人存在特定聯系的,人民法院應當認定該商标損害了該自然人的姓名權。具體而言,自然人主張保護姓名權時,可以從以下幾方面入手:

1、在先姓名組合方式相對獨特,他人無創意巧合可能性。

MANOLO BLAHNIK先生的姓名兼具西班牙和捷克特色,其父親為捷克人,母親為西班牙人,Manolo源于是西班牙人名,Blahnik是捷克姓氏,該組合方式極為罕見,他人在不知申請人及其同名品牌的情況下無巧合可能。

方宇舟名下的第1387094号“馬諾羅·貝麗嘉 MANOLO&BLAHNIK”商标的英文部分與MANOLO BLAHNIK先生的姓名完全重合,“馬諾羅·貝麗嘉”顯然是“MANOLO & BLAHNIK”的中文音譯。方宇舟在曆次争議程式中均未對該商标的來源作出合了解釋,其在“MANOLO BLAHNIK”使用超過50年且已具有知名度的情況下申請注冊該商标難謂善意。

2、在争議商标申請日之前,在先姓名及其同名品牌已在特定行業具有一定知名度,且為相關公衆所知悉。

姓名權為一種自然人生而享有的權利,在《商标法》規制下其保護門檻的要求應低于在先使用并具有一定影響的商标權,在争議商标申請日前,當特定商品、服務領域内的商标辨別與他人姓名産生指代關系并為相關公衆所知悉時,在先姓名權及其同名品牌應受到保護。

MANOLO BLAHNIK先生于1970年開始從事鞋履設計,1971年以自己的姓名命名創立鞋履品牌,西班牙國王和英國女王均對其授予榮譽勳章,被譽為“鞋王”和“世界上最偉大的鞋匠”。

自1979年開始,MANOLO BLAHNIK先生即開始在超過50多個國家和地區在第25類鞋類商品上注冊“MANOLO BLAHNIK”“BLAHNIK”系列商标,包括在1990年在中國香港申請注冊了第01856号“BLAHNIK”商标,1994年在中國台灣在“鞋”商品上獲準注冊的第00626461号“BLAHNIK”商标。在1987年-1999年間,MANOLO BLAHNIK先生亦連獲美國時尚設計師協會、英國時尚協會等國際頂尖設計師組織頒發的9項大獎,此後更是獲獎不斷,在國際時尚界的地位得到不斷提升。

MANOLO BLAHNIK先生及其同名品牌在争議商标申請注冊(1999年)之前即已在中國香港、内地等全球範圍内進行了使用,相關報紙、期刊對此也進行了大量的報道,“MANOLO BLAHNIK”品牌在鞋行業内已具有了一定的知名度和影響力。

如:1990年8月在中國香港的中環地區開設銷售店鋪,到1999年銷售額達到2010萬港元,1997-2017年銷售額超過6.6億港币;1973-1999年間,至少有50餘篇的期刊報紙報道對MANOLO BLAHNIK先生的成就及消費者對其品牌的追捧進行了報道,這些期刊報紙包括《南華早報》《世界時裝之苑(香港版ELLE)》《東方日報》《THE PEAK》等;在1990年代,MANOLO BLAHNIK品牌鞋履受到了林青霞、張曼玉、張國榮等明星和名媛的青睐,并出現在1994年的《重慶森林》、1997年張國榮演唱會等多部影視作品中。

3、衡量域外自然人姓名及其同名品牌的知名度時,除考慮在中國大陸的直接影響力之外,形成于域外及中國香港地區的知名度證據并輻射至中國大陸的情況亦應當被考慮。

判斷域外自然人姓名及其同名品牌的知名度情況,首先應考慮其在中國大陸的影響力及為相關公衆知悉的情況,其次形成于域外及中國香港地區的知名度證據并輻射至中國大陸的情況亦應當被考慮,尤其是對于尚未進入中國大陸的品牌欲在大陸尋求受保護時,域外證據若能證明可以輻射至大陸地區為相關公衆所知悉,則該證據可以作為知名度證據被法院予以采納。

上述MANOLO BLAHNIK案第1387094号商标于1999年申請時,香港已回歸祖國,與内地交流密切,此時,MANOLO BLAHNIK鞋履品牌雖未進入大陸市場,但MANOLO BLAHNIK先生及其鞋履品牌在香港地區的多年影響和國際知名度是完全能夠對大陸地區産生影響的。這一事實,也可以從MANOLO BLAHNIK先生的姓名在大陸地區後續被他人多次搶注佐證。故最高人民法院在上述案件判決中明确“在争議商标申請日前,MANOLO BLAHNIK在國外及香港地區的知名度在一定程度上會輻射至内地,可以認定相關公衆認為争議商标指代了該自然人,或者認為标記有争議商标的商品系經過該自然人許可或者與該自然人存在特定聯系。”

此外,最高人民法院在“香港榮華”案[8]中亦明确說明,在香港地區長期使用能夠對内地産生影響。

4、争議商标申請人明顯具有搶注惡意時,對域外自然人姓名及其同名品牌知名度的證明範圍可以進一步限縮至隻輻射至該商标申請人。

衡量域外自然人姓名及其同名品牌的知名度時,争議商标申請時是否具有惡意為重要考慮因素,當争議商标申請人具有明顯搶注惡意時,為打擊商标惡意注冊行為,對在先姓名及其同名品牌的知名度要求可以進一步降低,其知名度情況隻需輻射至該商标申請人即可。

第1387094号商标申請日前,方宇舟作為同行業經營者在廣東地區有近十年的鞋業從業經驗,且其産品主要出口歐洲、香港地區、台灣地區等地,其應知且明知MANOLO BLAHNIK先生及其同名品牌,仍申請注冊與之姓名完全相同的商标,具有明顯的不正當搶注意圖。

且在實際銷售中,方宇舟還涉嫌侵犯MANOLO BLAHNIK先生具有獨創設計的在先著作權辨別“

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”,并假冒知名品牌鳄魚、NEW BALANCE、GUCCI、BURBERRY等,基于其具有專門從事鞋履行業制假售假的行為,其對第1387094号商标具有明顯不正當搶注意圖,該商标申請損害了MANOLO BLAHNIK先生的在先姓名權。

綜上,自然人的姓名經過多年商業化使用,姓名所指代的品牌與該自然人已建立穩定的指代關系時,對該姓名的保護可以參考上述案例。MANOLO BLAHNIK商标糾紛案件判決的作出,表明我們國家對知識産權的保護力度不斷加強,對惡意搶注商标行為的打擊亦日趨嚴厲,該案判決為其他尚未進入中國市場的衆多品牌釋放了良好信号,亦将營造更好的尊重知識産權價值的社會環境。

上述案件由北京市萬慧達律師事務所與DLA Piper/歐華團隊合作完成。萬慧達律所雷用劍律師、明星楠律師代表Manolo Blahnik先生在最高院代理案件并參加再審庭審,DLA Piper/歐華團隊與萬慧達律所共同為本案制定了整體戰略方案。

作者:雷用劍 明星楠

編輯:Sharon

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