编译：肖研
美国本田汽车股份有限公司（“本田”）和特斯拉股份有限公司（“特斯拉”）谨就美国司法部（“DOJ”）、美国专利商标局（“USPTO”）和国家标准与技术研究所（“NIST”）（统称“机构”）于2021年12月6日发布的关于标准基本专利许可谈判和补救措施的政策声明草案提交本意见。本田和特斯拉的评论首先基于宏观提供了一些观点和修订建议，然后回答了司法部在声明草案的新闻稿中提出的具体问题。
A. 总体评论
1. 一般性意见
作为汽车领域的技术创新者以及专利所有人和被许可人，本田和特斯拉欢迎该草案，认为这是一项急需的发展，旨在恢复标准基本专利（“SEP”）所有人的权利和义务之间更平衡的方法，但前提是承诺以公平、合理的方式进行许可，以及非歧视性（“FRAND”）条款和生产采用标准化技术的创新产品的许可证持有人。该草案的核心指南明确指出，SEP持有人的FRAND承诺限制了其对自愿许可证持有人寻求禁令救济的能力，这对更平衡的方法至关重要。正如草案中正确指出的（草案第8页），“与司法上明确的考虑相一致，金钱救济通常足以充分补偿SEP持有人受到的侵权”。
这项基于FRAND-Encumered SEPs对禁令限制的关键原则是消除前任政府带来伤害的重要一步（1）撤销2013年美国司法部和美国专利商标局联合发布的《受自愿F/RAND承诺约束的标准基本专利补救政策声明》（“2013年政策声明”），其强调了FRAND承诺对禁令救济的限制，以及（2）发布2019年补救措施政策声明对于受各机构联合发布的自愿F/RAND承诺约束的基本专利标准（“2019年政策声明”）。2019年的政策声明，作为前任政府更广泛的“新麦迪逊方法”的一部分，拒绝将竞争法应用于FRAND和SEP问题，表达了一种观点，即禁令应该是自由实施的，因为没有“独特的法律规则”针对SEP争端。2019年政策声明，第4页。
2019年的政策声明被误导了，因为适用法律明确规定，SEP持有人在大多数情况下不得寻求针对自愿被许可人的禁令救济。正如联邦巡回法院所指出的，“受FRAND承诺约束的专利权人可能难以确定无法弥补的损害”。因为FRAND承诺“强烈表明金钱赔偿足以完全补偿……任何侵权行为。”Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1332 (Fed. Cir. 2014）。其他法院也得出了类似结论。例如，Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884 (9th Cir. 2012)（ITU的FRAND承诺包含“保证专利持有人不会采取措施阻止潜在用户使用专利的材料，例如寻求禁令，而是提供符合承诺的许可证。”）。
因此，新草案通过限制SEP持有人对自愿被许可人寻求禁令的能力，在SEP持有人和被许可人的权利之间取得正确的平衡，从而使机构与法律先例保持一致。草案第9页（注意到“其中，SEP持有人自愿做出了F/RAND承诺，eBay因素，包括不可弥补的损害分析、损害平衡和公共利益通常不利于禁令”）。此外，新草案反映了拜登总统2021年7月9日关于促进美国经济竞争的行政命令，因为限制禁令救济“避免了市场力量的反竞争性延伸超出授予专利范围的可能性”。行政命令第5（d）条。这是因为SEP持有人可能会威胁或寻求禁令，以迫使潜在的许可证持有人支付过高的、非FRAND的版税，这些版税不正当地试图获取标准化带来的增值，而不是技术的潜在价值。例如，参见Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1233 (Fed. Cir. 2014)，（承认“SEP的专利权使用费必须分配给专利发明的价值……而不是整个标准的价值”）。如下文第2.c部分所述。尤其是汽车行业的SEP持有者，当只有一个部件（数百个或数千个）采用标准化技术时，可能会利用对整辆车的禁令威胁。
我们再次赞扬各机构努力消除2019年声明造成的伤害。我们还有一些额外的建议供机构考虑，以进一步完善草案，并在SEP持有人和潜在许可证持有人之间恢复更谨慎的平衡，这在2019年政策声明中被放弃。
2. 建议的修订
a、禁令的关键考虑因素是SEP持有人是否可以根据适用法律获得适当的金钱赔偿，而不是双方的谈判行为。
正如草案中所指出的，“这是一个一般性问题，符合司法方面的考虑，金钱补救措施通常足以充分补偿SEP持有人的侵权行为。”草案第8页。SEP持有人能否根据适用法律获得适当的金钱赔偿是决定是否应发布禁令的最重要问题。正如草案进一步指出的那样，如果被许可人的行为不诚实，可能需要增加故意侵权的损害赔偿。同上，第10页。预判权益也可以用来使SEP所有者“完整”（Prejudgment interest may be available as well to make the SEP owner “whole.”）。
然而，草案还做出了其他可能被误解的陈述，暗示各方的许可行为，尤其是被许可人是否“善意”行事，对于禁令分析应该很重要。参见草案第4页（“如果潜在被许可人愿意许可，并且能够根据自愿F/RAND承诺，就SEP的过去侵权和未来使用向SEP持有人进行赔偿，寻求禁令性救济以代替善意协商不符合F/RAND承诺的目标。”）；第7页，(“如果诚信谈判失败，且双方无法就替代争议解决方案达成一致，或无法在双方同意的司法管辖区内寻求F/RAND裁定，F/RAND或类似承诺的存在以及专利持有人和潜在被许可人之间许可谈判的个别情况将影响拨款违反有效且可执行的法律的补救措施。”）
虽然“如果实施者不愿意或无法签订F/RAND许可证，禁令可能是合理的，”第9页，但被许可人的谈判行为与金钱赔偿——包括适当的故意侵权的强化赔偿——是否足以作为充分的赔偿并不相关。另见Apple, 757 F.3d at 1332（“如果侵权人单方面拒绝FRAND特许权使用费，禁令可能是合理的……明确地说，这并不意味着被指控的侵权人拒绝接受任何许可证要约就一定有理由发布禁令。例如，提供的许可证可能不符合FRAND条款。”）。
我们认为，这些“主观意图”测试远不如eBay规定的客观测试有用，而且草案可以通过使其更清晰来改进。此外，我们注意到，专注于谈判行为可能会破坏各方有效谈判的动机，并且可能不符合联邦408证据规则；如果将另一方描述为不当行为是为了创造新的法律权利（即获得禁令的权利），那么双方可能会相互指责，而不是进行公开、实质性的许可讨论。
b、 该草案应明确适用于ITC的排除令
虽然草案指出，《美国法典》第19卷第1337条为确定补救措施提供了相关考虑，包括国际贸易委员会（“ITC”）基于消费者的公共健康和福利发布排除令，但草案的其余部分主要集中在联邦地区法院对FRAND担保SEP的禁令上，草案第7页第15条。我们建议各机构修订草案，以更明确地处理ITC排除令，方式与2013年政策相同。
ITC没有义务应用eBay标准来确定联邦法院使用的禁令请求。参见Spansion, Inc. v. ITC, 629 F.3d 1331, 1358-60 (Fed. Cir. 2010)。但该草案正确遵守的禁令所带来的许多潜在危害，也是由ITC的排除令引发的。具体而言，SEP持有人威胁发出排除令，这给SEP持有人带来了“不正当的影响”，这可能导致“不公平的行为……为SEP获得……比标准化之前他们能够协商的更高的补偿。”草案第2、4页。这使SEP持有者能够重申源自标准化的市场力量，同上，第4页，尽管FRAND承诺旨在恢复技术之间的事前竞争的好处标准制定过程。排除令的影响和排除令的威胁，如禁令的影响，“可能会阻止对标准化产品的投资，推迟标准化产品的推出，提高价格，最终损害消费者和小企业。”同上，第4页。草案应澄清，根据《美国法典》第19卷第1337条，这些问题被适当地视为管理ITC排除令的公共利益分析的一部分。
c、草案应明确SEP持有人不得寻求禁令救济
草案规定“在SDO的标准制定活动中贡献技术，并根据SDO的政策自愿做出F/RAND许可承诺，专利持有人表示其愿意许可该技术用于实施标准，并且不会行使通过标准化获得的任何市场权力。”草案第4页（增加重点）。正如草案含蓄地指出的那样，FRAND承诺要求所有实体都可以获得SEP许可证，无论其在产品供应链中的位置如何。此外，相关的标准化技术通常在组件级别的上游进一步实施。
尽管有上述规定，一些SEP持有人拒绝向愿意按照FRAND条款进入许可证的组件供应商提供SEP许可证。相反，这些SEP持有者拒绝向终端产品制造商（如本田和特斯拉）以外的任何实体发放许可证，以获取更大的版税基数。这些行动还利用了信息不对称，因为上游组件制造商比下游原始设备制造商更了解如何部署标准化技术。这些SEP持有人拒绝提供组件许可证，使得汽车供应链效率低下，阻碍了自由市场以其他方式决定许可证供应链的最佳水平。
我们鼓励各机构修改草案，明确规定SEP持有人在一方愿意按照FRAND条款获得许可，或在美国法院对这些条款进行裁决或者通过自愿仲裁时，不得就该方提供的部件向原始设备制造商寻求禁令。此外，各机构可能会考虑在下面的第4页中引用的语言中添加粗略的语言，并在上面引用，以强调SEP许可方可能不参与基于供应链的歧视：
通过在SDO的标准制定活动中贡献技术，并根据SDO的政策自愿做出F/RAND许可承诺，专利持有人表示其愿意许可该技术用于实施标准，并且不会行使通过标准化获得的任何市场权力，无论潜在被许可方在供应链中的位置如何。
d、草案应明确区分实际SEP（actual SEPs）和声明或所谓的SEP（declared or
alleged SEPs）
该草案正确地承认了潜在被许可方对声称的SEP持有人提出质疑的权利，即为许可而提供的专利是有效的、对标准至关重要的，并且受到了侵犯。第6页草案（潜在的被许可人可能会对要约作出回应，对专利的有效性和侵权提出担忧）；第9页（保留“在仲裁或F/RAND裁定的背景下质疑标准基本专利的有效性、可执行性或重要性”的权利并不意味着被许可方“不愿意”）。这些权利非常重要，因为SSO不会独立验证已申报的SEP实际上是否对标准或有效专利至关重要。相反，SSO只是要求专利持有者在标准最终确定之前单方面申报他们认为必要的专利，或可能成为必要的专利。这一制度鼓励专利持有人过度披露“SEP”，以最大限度地提高专利使用费（以及避免因不披露后来发现至关重要的专利而受到惩罚）。
毫不奇怪，考虑到这种单方面自我声明的制度，绝大多数SEP在法庭上测试时被认定为无效、不重要或未被侵犯。因此，被许可方获得评估SEP持有人投资组合所需的信息尤其重要，草案在指出被许可方可能“要求SEP持有人提供评估要约合理需要的更具体信息”时承认了这一点，草案第6页。草案应明确承认这些担忧。
B. 对司法部具体问题的回应
我们对以下几个问题的回答参考了我们上面的评论。
1. 2019年关于根据自愿F/RAND承诺标准基本专利补救措施的政策声明，是否应该修订？
如A.1部分所述，由于2019年政策声明与适用法律不一致，应将其作为一个整体撤销，并用草案的最终版本替换。
2. 修订后的声明草案是否适当地平衡了自愿协商一致标准过程中专利持有人和实施者的利益，符合评估侵权补救措施的现行法律框架？
如上文A.1部分所述，本田和特斯拉认为该草案是恢复SEP持有人和被许可人之间更适当平衡的迫切需要的第一步，2019年政策声明中放弃了这一点。该草案的关键指导原则是，SEP持有人通常不会寻求针对自愿被许可人的禁令救济，因为金钱赔偿通常足以补偿侵权，这对于更谨慎的平衡至关重要。见草案第8-9页。此外，如上文第A.2部分所述。b、 我们建议草案明确规定，禁令最重要的考虑因素是SEP持有人是否能够根据适用法律获得适当的金钱赔偿，而不是被许可人是否本着“善意”行事故意侵权，而不是禁令，是纠正任何被指控的被许可人恶意行为的适当补救措施。见草案第10页。
3. 草案修订的声明是否涉及竞争的关注，关于市场权力延伸的潜力超过2021年7月9日行政命令中确定的关于促进美国经济竞争的适当专利范围吗？
我们再次认为，草案的关键原则承认FRAND承诺对SEP持有人寻求禁令救济的能力施加的限制，解决了竞争担忧，即市场力量可能会扩展到7月9日的2021促进美国经济竞争的行政命令协议中确定的适当专利范围之外。草案可以通过（1）表示适用于ITC排除令（见上文A.2.a部分）和（2）明确表示，如果供应链中的组件制造商愿意按照FRAND条款获得许可证（见上文A.2.c部分），SEP持有人不得寻求针对最终产品制造商的禁令来进一步解决这一问题。
4. 根据您的经验，禁令救济的可能性是否是根据自愿F/RAND承诺就SEP进行谈判的一个重要因素？如果是，你多久经历一次这种情况？
在本田和特斯拉各自的经历中，禁令救济的可能性一直是FRAND阻碍SEP谈判的关键因素。自上届政府撤回2013年的政策声明，并以2019年的政策声明取而代之以来，这一数字才有所增加。
这些支持FRAND禁令的行动阻碍了SEP，促使SEP持有人越来越大胆地威胁禁令。一些SEP持有者引用2019年政策声明为禁令威胁辩护，即使在诚信谈判仍在进行的情况下。
5. 在谈判SEP许可证时，通常会遇到其他挑战吗？如果是的话，作为一个实际问题，应该提供或交换哪些信息，以提高谈判的效率和透明度？
SEP持有人和潜在许可证持有人之间的权力不平衡以及随之而来的信息不对称是另一个挑战。潜在被许可方别无选择，只能依靠SEP持有人单独提供评估SEP持有人侵权、重要性和有效性争议所需的所有信息，并分析要约是否符合SEP持有人的FRAND义务。但SEP持有人通常以保密协议为由拒绝提供这些必要信息。
例如，一些SEP持有人要求将过度限制性的NDA作为共享索赔图表的先决条件，尽管对于特定专利在技术标准上的阅读方式没有竞争敏感性。其他SEP持有人拒绝提供有关之前与他人签订的许可证的财务条款的信息，理由是NDA禁止不提供此类信息，即使此类信息在诉讼中明显相关且可发现。各机构应鼓励SEP持有人不要战略性地部署NDA，以防止向潜在许可证持有人提供足够的信息，以评估SEP持有人投资组合的技术优势，并确定所寻求的特许权使用费是否满足SEP持有人的FRAND承诺。
6. 小企业主和小发明家是否受到感知涉及SEP许可低效率的影响？如果是这样的话，对于拥有或寻求获得SEP许可的小企业和小发明家来说，如何提高许可的效率和透明度？
没有意见。
7. 修订声明草案中提出的许可事项是否会促进诚信F/RAND许可谈判的有用框架？该框架可以通过哪些方式进行改进？任何诚信谈判的框架，尤其是这个框架，如何更好地支持知识产权标准制定机构的产权政策？
如上文第A.2部分所述。b、 我们认为，可以通过澄清SEP持有人是否能够根据适用法律获得适当的金钱补偿，而不是被许可人是否本着“善意”行事，来改善框架。正如草案中所指出的，“这是一个一般性问题，符合司法方面的考虑，金钱补救措施通常足以充分补偿SEP持有人的侵权行为。”草案第8页。在某些情况下，此类金钱损害赔偿可包括故意侵权和判决前利益的强化损害赔偿。这种考虑——金钱赔偿是否足以作为充分的赔偿——对于决定是否应授予禁令而言，远比双方的谈判行为重要得多。这种方法也符合SEP持有者根据SDO政策做出的FRAND承诺，该政策隐含地承认，在某些情况下，金钱赔偿而非禁令救济是侵权的适当补救措施。参见2013年政策声明第5页11行。
8. 修订后的声明草案对标准制定组织和标准制定过程的参与者有什么其他影响（如有）？
该草案将明确向SDO发出信号，表明本届政府在禁令方面不遵守前任政府的“新麦迪逊”方针，并致力于确保竞争不会因禁令的不当威胁而受到阻碍。
9. 修订后的声明草案讨论了旨在表明潜在被许可人何时愿意或不愿意获得F/RAND许可证的事实模式。声明中是否还有其他自愿或不愿意的例子？
关于潜在被许可方的意愿，我们理解草案承认被许可方可“要求SEP持有人提供合理需要的更具体信息，以评估报价。”草稿第6页，草案应澄清，这包括索赔图表。
关于SEP持有人是否愿意按照FRAND条款进行报价，或以其他方式善意行事，与善意不一致的其他非详尽的行动示例如下：
在提供许可证或开始谈判之前寻求禁令；寻求禁令，迫使被许可人“接受比专利持有人有权获得的与F/RAND承诺一致的更繁重的许可条款”。与此相关，寻求禁令，试图提取标准化带来的附加值，而不是技术的潜在价值；在要约到期后立即寻求禁令，这表明要约只是一个借口。
10. 法院、其他当局或在许可证谈判中是否使用了之前行政部门关于SEP的政策声明？如果是的话，使用这些关于许可程序、结果或决议的声明工具会产生什么影响？
在前任政府撤回2013年的政策声明之前，法院和其他当局依据该声明拒绝了对FRAND担保SEP的禁令请求：
Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014):：地区法院批准了即决判决，即任何一方都无权获得任何损害赔偿或禁令（以及其他裁决），包括9月1日的上诉，尽管联邦巡回法院驳回了关于FRAND担保SEP禁令本身不可用的论点，它确认了地区法院驳回摩托罗拉对苹果的禁令请求，因为FRAND承诺“强烈表明金钱赔偿足以充分补偿摩托罗拉的任何侵权行为”第1332页。法院引用了2013年的政策声明，以区分禁令何时合理，注意到“受FRAND承诺约束的专利权人可能难以确定不可弥补的损害”，但“如果侵权人单方面拒绝FRAND特许权使用费或不合理地延迟了具有相同效果的谈判，则禁令可能是合理的。”第1332页。
Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013):Realtek起诉SEP持有人LSI违反合同，指控LSI在ITC面前要求对Realtek的WIFI芯片进口发出排除令时，违反了其在两个IEEE 802.11无线SEP上的FRAND义务。地区法院认为，LSI在向Realtek提出FRAND许可证之前，在ITC寻求禁令救济，这与其FRAND义务“内在不一致”。第1006页。法院批准了Realtek的动议，要求（1）对其违约索赔作出部分即决判决，以及（2）初步禁令，禁止LSI执行其可能针对Realtek就两个SEP获得的任何ITC排除令。法院援引2013年的政策声明解释“Realtek因违规行为而受到损害，因为未决的排除令威胁使被告在现在可能进行的任何兰德许可证谈判中具有固有的讨价还价能力”，并引用2013年政策声明中的语言，即“决策者可以得出结论，F/RAND的持有人，标准基本专利试图使用排除令迫使标准的实施者接受比专利持有人有权获得的更为繁重的许可条款，这与F/RAND承诺基本一致，即专利持有人试图恢复其增强的市场力量....’” Realtek，946 F.Supp.2d，第1007页（引用2013年政策声明第6页）。
In re Certain Electronic Devices, No. 337-TA-794, Comm’n Op., at 42 n.8 (U.S.I.T.C. July 5, 2013); USTR Nullification (2013):三星向ITC寻求并获得了针对苹果的排除令，该排除令将禁止某些苹果设备的进口，包括侵犯三星3G SEP之一的iPhone和iPad。美国贸易代表（USTR）随后行使法定权力推翻该排除令，因为它不符合公共利益，严重依赖2013年的政策声明。美国贸易代表办公室的撤销信表达了对SEP所有者“可能造成的潜在危害”的共同担忧“获取不当杠杆并进行‘专利冻结’，即主张专利将标准的实施者排除在市场之外，以获得比标准制定前更高的专利使用价格。”美国贸易代表办公室作废信函第2页。美国贸易代表办公室进一步指出，“基于FRAND担保SEP的委员会排除救济应仅基于[2013]政策声明中描述的相关因素。”根据美国贸易代表对2013年政策声明中所述的“政策考虑……因为它们与对美国经济竞争条件的影响以及对美国消费者的影响有关”的审查，美国贸易代表撤销了该排除令。美国贸易代表办公室撤销通知书第3页。
11. 美国政府是否可以提供/开发资源或信息，以帮助企业了解根据自愿F/RAND承诺许可SEP？
以下是一些建议来源。
CEN/CENELEC Workshop Agreement 95000,
Core Principles and Approaches for Licensing of Standard Essential Patents (June 2019),https://2020.standict.eu/sites/default/files/CWA95000.pdf
FAIR STANDARDS ALLIANCE, Transparency Issues with Standard-Essential Patents Position Paper (2021),
https://fair-standards.org/wpcontent/
uploads/2021/08/210802_FSA_Position_Paper_on_Transparency.pdf
FAIR STANDARDS ALLIANCE, Injunction in Accordance With the Principles of Equity and Proportionality Position Paper (2017),
http://fair-standards.org/wp-content/uploads/2020/07/170123_FSA-Injunction-Position-Paper.pdf
![青石坐佛[图]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=)