作者 | 庄喆
天同律师事务所
题记：
保税维修业务是一项国家鼓励、试点推广的技术服务出口业务，在国际上发展迅速，也是发挥大陆制造业优势的制度创新。但由于涉及国内、国外法律多重规制，涉及知识产权法、出口管制等多项法律法规，各地司法、执法机关意见尚未统一，企业面临商标侵权的民事、行政及刑事责任风险。
笔者经过研究分析认为，对于“两头在外”的保税维修商是否构成商标侵权，应考虑维修商需要履行何种必要的注意义务，重点考虑维修商是否参与了后端翻新产品的销售、是否存在以旧充新、以次充好的行为。
如果维修商仅从事保税维修行为，且维修后的产品均未进入中国市场流通，则不应构成商标侵权，不应对其苛以过度的法律责任。
01、基本案情
C公司在保税维修区中开展知名品牌手机维修业务（包括更换部件、配件及维修翻新等），维修产品主要为A公司手机，手机上载有A公司出厂设置的注册商标。A公司在中国及全球多个国家和地区持有注册商标，同时多次被认定为驰名商标。A公司对C公司在保税区从事的保税维修行为进行举报，认为维修人未经许可擅自拆机更换配件，且维修中更换的配件并非商标权人许可的配件，涉嫌生产商标侵权产品。C公司维修货物随即被海关以商标侵权为由扣押。C公司认为不存在商标侵权，遂将案件诉至法院。
02、维修翻新中的商标侵权风险及权利用尽抗辩
电子产品翻新符合国家鼓励循环经济发展的重大战略，有利于提高资源利用效率，保护和改善环境。但由于具体法律、法规的缺失以及产业内大量存在的充新销售等问题，导致产业发展与知识产权侵权并生共存，电子产品原厂商与产业从业者摩擦冲突加剧。例如，在（2020）沪0104刑初836号、(2021)沪0107民初26461号等案件中，被告均因出售维修翻新手机而被认定为商标侵权。
商标权利用尽是产业从业者主张“合法”维修、翻新的主要依据。但部分司法、执法机关认为，商标权有别于专利权与著作权，其权利核心在于识别商品来源。如果维修、翻新后的产品上仍保留有原商标权人的原有商标，但核心部件已经被更换为非商标权人授权的产品（例如主板、电池等），则产品质量可能发生重大变化，该等维修、翻新后的产品如果不加标识被投入流通市场，则可能导致消费者混淆，侵害原商标权人的利益。
例如，深圳市检察机关就在《电子产品翻新产业合规指引（试行）》中指出，在商品投入市场后，商标权人虽不可对商品的进一步流通如分销、转销等进行干预，但标有商标商品的进一步流通不能影响商标核心功能的实现，即识别功能的发挥。经翻新的电子产品虽然保留了原有商标，但“生产”环节是由翻新从业者完成的，已经不是原来的全新品。商标指向的产品来源与产品的实际来源不一致。若翻新产业的“生产”和销售者不对翻新的事实进行明确说明，则易导致消费者对产品来源的混淆，进而侵犯商标权利人的商标权益。因此，电子产品翻新产业从业者应当以不影响商标识别功能的发挥为标准，充分尊重商标权人的商标权益，重视合规经营，在从事翻新和相关销售行为时需要采取有效措施，在遵循一定方式要求的前提下，确保购买翻新电子产品的消费者不会对翻新电子产品的来源产生误认，避免对商标识别来源功能的损害。
03、保税维修新业态
（一）业务形态定义
保税维修业务，是在近几年国家在综合保税区试点的维修服务出口业务。根据《商务部生态环境部海关总署公告2020年第16号关于支持综合保税区内企业开展维修业务的公告》的界定，“保税维修”是指在综合保税区（以下简称综保区）保税维修模式下，综保区内企业（以下简称区内企业）以保税方式将存在部件损坏、功能失效、质量缺陷等问题的货物（以下统称“待维修货物”）从境外或境内区外运入综保区进行维修，再根据其来源复运至境外或境内区外的维修业务。
根据相关文件规定，区内企业保税维修适用以下4种方式：
（1）境外货物维修
待维修货物来自境外，完成维修后复运出境（2020年第16号公告）。
（2）境内区外货物维修
待维修货物来自境内区外，完成维修后复运至境内区外（2020年第16号公告）
（3）区内企业自用设备和货物维修
区内企业自用设备和维修目录内货物作为待维修货物，可参照保税维修方式发至本区域或其他综保区维修企业进行维修，维修后按原路径返回（2021年第45号公告）。
（4）本集团自产货物维修
自贸试验区内综保区企业开展本集团国内自产产品的维修，不受维修产品目录限制。（2021年第45号公告）。
另外，根据海关总署规定，在维修业务开展过程中，由于部分工艺受限等原因，区内企业可遵照有关规定将待维修货物外发至区外进行部分工序维修。
（二）业务特点：进境货物及维修物料均不得内销
进境维修过程中产生或替换的边角料、旧件、坏件等，原则上应全部复运出境（2020年第16号公告）。料件复出时，监管方式申报为进料边角料复出（0864）或来料边角料复出（0865）。确实无法复运出境的，一律不得内销，应当按照有关规定进行销毁处置（2020年第16号公告）。
目前，企业可按照《海关总署关于加工贸易货物销毁处置有关问题的公告》（2014年第33号公告）等相关规定进行处置。
（三）保税维修的政策支持
作为完整产业链的必要环节，维修业务既是制造的延伸，也为研发设计提供了更新的动力。商务部在国务院新闻办公室政策会议中指出[1]：“保税维修，初听起来好像是非常具体的业务，为什么自贸试验区对它还比较关心。大家知道，现在国际贸易中有一些资本品，比如计算机、飞机、船舶、医疗器械，这些产品的附加值很高，国际贸易金额很大。还有一些不是资本品，是消费品，比如说手机，上万块钱、几千块钱的手机如果坏了、质量有缺陷了、功能失效了，怎么办？如果完全报废，就太浪费了。所以，在国际贸易中把这些资本品和一些附加值比较高的消费品从国外运输到国内，但是不用交进口税，是保税的，然后在境内进行检测和维修，修好了以后再出去，这就是所谓的“两头在外”保税维修业务，现在在国际上发展非常迅速。
对于这项业务来说，它对我们产生的好处也是会很明显的。
第一，它有利于我们扩大出口。大家知道，中国的进出口是在全世界第一的，计算机出口，中国全球第一。你出口的计算机不能维修，人家就不买你的了，如果你能维修，就对你的出口有好处。中国也是世界上的船舶出口大国，医疗器械也是。在进口方面，像飞机等，我们也进口很多，全球飞机行业国际贸易也是很大的，这个维修带来的业务量也是很大的。保税维修，既有助于我们的这些手机、计算机、医疗器械、运输设备等出口，也有利于服务业的出口。比如说维修飞机发动机，就是把我们的技术人员提供的服务间接出口，所以可以带动我们的出口。
第二，它也有助于我们吸引外资。比如说有一个企业，它在中国制造医疗器械，制造医疗器械不仅满足国内市场，可能还要出口。在中国自己生产的，在中国维修就可以了。如果出口的，你不便利保税维修，就没有人要你的产品。所以，也有利于利用外资。
第三，更重要的是，它有利于市场主体的发展。市场主体以前开展保税维修，只能在特定的很小的海关特殊监管区域里面来进行，现在可以在自贸试验区里直接开展，经营的空间、发展的潜力就会大，这样市场主体就可以集聚到一起，就会有助于相关产业的集聚发展，这对刚刚我们讲到自贸试验区产业的发展是非常有好处的。
第四，它还有一个好处，有助于我们绿色的制造。如果这些高价值的资本品、高价值的消费品没有维修提供保障，它的功能丧失了，质量有缺陷，就报废了，不是循环经济，不适合绿色发展，我们提供这样的保税维修服务，对于废物、旧物的再利用，对于节约资源、减少排放，也都是非常有好处的。但是刚才我讲到，这个保税维修涉及到监管的问题，所以下一步我们为了让它的效应能够得到更好的发挥，我们会加强对地方的指导，因为权力已经下放给地方了。”
04、保税维修中的商标侵权风险
企业对境外产品在自贸区内开展保税维修、并将产品返回境外行为，本质上是通过产品部件更换、技术加工等方式，对故障机器进行修理、翻新，使之恢复出厂功能的维修行为。保税维修从本质上讲，与国内旧机维修、翻新的业务类似，提供的均为维修服务；但从维修后产品流向的消费市场来看，一个在中国大陆境内、一个在中国大陆境外。
根据目前的政策，国家鼓励的仅为“保税维修”中的“维修”行为，既不包含其前端的故障机器回收、也不包括后端的翻新机器销售，核心鼓励的是维修服务业的发展。
区内企业自用设备和货物维修和本集团自产货物维修两类业务的商标侵权争议不大，因此，本文仅针对实务中争议较大的境外货物维修及境内区外货物维修中可能涉及的商标侵权争议进行分析，与同行探讨。
（一）境外货物维修
1、保税维修中产品如果在维修后全部运出中国市场，不在中国市场上销售，则维修产品上的商标标识并未在中国境内产生识别商品来源的商标性使用，一般不构成商标侵权
在2015年 “莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司侵害‘PRETUL’商标案”（PRETUL案）中，最高人民法院再审改判指出：
“本案中，根据原审法院查明的事实，储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人（第6类、第8类）。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在大陆领域内发挥商标的识别功能，不具有使大陆的相关公众将贴附该标志的商品，与莱斯公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。
商标法保护商标的基本功能，是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。也就是说是否破坏商标的识别功能，是判断是否构成侵害商标权的基础。在商标并不能发挥识别作用，并非商标法意义上的商标使用的情况下，判断是否在相同商品上使用相同的商标，或者判断在相同商品上使用近似的商标，或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆，都不具实际意义。”
2、如果维修人未尽合理注意义务，且其维修、翻新行为对商标权人造成了实质性损害，则基于诚实信用原则，维修加工方不排除需要承担商标侵权责任
在2017年 “江苏常佳金峰动力机械有限公司、上海柴油机股份有限公司侵害商标权纠纷”（东风案）一案中，二审法院认为：“如果境外企业或个人违反诚实信用原则，涉嫌在境外恶意抢注在大陆具有一定影响的商标特别是驰名商标，并委托国内加工企业贴牌加工生产的，应当认定境外委托人的行为不具有正当性，实质性损害了大陆商标权人的合法利益，对此，国内加工企业作为同业经营者应当尽到更高的注意义务和合理的避让义务。如果国内加工企业明知或应知国内商标具有一定影响或为驰名商标，而境外委托人涉嫌恶意抢注却仍然接受委托的，应认定国内加工企业存在过错，应承担相应的民事责任。同理，对于国内商标权人违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注境外商标，且有证据表明国内加工企业已经对境外委托尽到必要审查或合理注意义务，所有贴牌加工产品均出口的，基于诚实信用原则，国内商标权人亦不能阻却国内加工企业从事涉外定牌加工业务。”
最高院亦在再审判决书中指出：“考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示被告接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对原告的商标权造成了实质性的损害，一般情况下不应认定涉外定牌加工侵害了原告的商标权。”
（二）境内区外货物维修
由于维修货物最终流入中国境内，则需要根据维修产品是否涉及对产品产生实质性变更、维修方是否采取了避免混淆的必要措施等来判断是否构成商标侵权。
1、如果维修不涉及产品的实质性变更，则不应认定为商标侵权
对于未更换关键配件，仅通过抛光、轻微擦拭等方式进行维修、翻新的，应属于未对电子产品产品进行实质性改变的一般维修。由于维修前后的产品并未发生实质性改变，即使维修后投入国内市场流通，亦不存在对相关公众进行混淆指示的情况，一般不应认定为构成商标侵权。
2、如果维修涉及产品的实质性变更，则维修行为可能构成对案涉产品的重新“生产”，需要评估维修商是否在维修前已经尽到必要的审查义务、或者是否采取必要措施避免相关方混淆。
电子产品的性能不仅与元器件的性能相关，更与整机加工工艺高度相关；产品维修需要了解原厂工艺的经验技能，非专业技术人员开机维修，可能把机器越修越差，也可能修好了主板损坏了电池。将中国制造出口的电子产品又拿回中国维修，能取得最好的维修效果，这也是保税维修制度开展的初衷之一。
如果维修后产品性能已经发生实质性改变（例如更换掉原厂主板、手机显示屏等），则产品的生产厂商既包括原厂、也包括维修商，原产品外包装的商标指示来源已经不能全面体现商品性质的变化。此时，维修商应加入自身的维修标识，以避免消费者混淆，但维修商受到产品原商标权人合法授权开展维修的除外。
在前述情况下，如果维修厂商未采取必要措施防止混淆，则可能面临商标侵权的风险。经统计，2019年以来，深圳市检察机关共受理侵犯商标权类犯罪案件合计1418件2707人，其中涉及电子产品维修翻新的案件347件640人，案件及涉案人数分别占比约24.5%、23.65%，二手电子产品维修、翻新产业刑事违规风险巨大。
05、结语
保税维修作为发挥大陆制造优势的新兴业务类型，其面临国内、国外双重法律监管，知识产权、出口管制等法律要求繁多，其合规要求、监管规则还有大量需要探索的空间。
笔者认为，只要维修人并未故意参与以假充真、以旧充新的知识产权侵权或仿冒产业，则应给予企业适当的探索空间，帮助企业在探索中发展、在发展中合规，为大陆技术服务出口、参与国际竞争提供发展支持。
注释
[1] 《商务部副部长王受文：什么是保税维修？为什么要鼓励发展？》国务院新闻办公室于2021年9月3日
来源：天同诉讼圈
编辑：Sharon