目次
一、侵害專利權的行為必須是專利法明确規定的行為
二、“備而不用”的精細化分析
（一）“含有技術方案”不等于專利法規定的“實施專利”
（二）關于“備而不用”之“備”
（三） 關于“備而不用”之“用”
三、結語
2023年歲末，最高人民法院就高清編解碼科技有限公司（Advanced CodecTechnologies, LLC，以下簡稱“ACT”）訴OPPO廣東移動通信有限公司（以下簡稱“OPPO”）等侵害發明專利權及标準必要專利使用費糾紛案作出二審判決[1]。該判決甫一公布，便受到實務界與學術界的好評，有學者評論該判決為标準必要專利訴訟提供了一套全面的審理标準，确立了中國标準必要專利的審判架構。但值得商榷的是，該二審判決中貌似提出了一個比較絕對的分析進路，即：隻要産品中“含有”某個技術方案，即屬于“備”，即使“備而不用”，也屬于“實施”專利，進而認定構成專利侵權。這一觀點對産業界具有極大的殺傷力，非常值得從專利法原理層面展開讨論。筆者認為，對于“備而不用”這一情況，必須根據個案事實進行精細化分析，“備而不用”并不必然構成專利侵權。
一、侵害專利權的行為必須是專利法明确規定的行為
大陸《專利法》第十一條第一款規定：“發明和實用新型專利權被授予後，除本法另有規定的以外，任何機關或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生産經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利産品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的産品。”
《專利法》第六十五條規定：“未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權。”
根據上述規定，客觀層面上，專利侵權行為必然是“實施專利”的行為。何謂“實施專利”？對于發明專利，即專利法規定的“制造、使用、許諾銷售、銷售、進口”這五種行為。
衆所周知，專利權的本質是公開換保護，權利人公開其專利的技術方案，相應地法律賦予權利人基于其公開的技術方案所獲得的市場壟斷利益，基于此形成權利人的市場競争優勢。而如何保護權利人基于公開了技術方案所獲得的法律賦予的、其本應享有的市場競争優勢，法律也對此明确規定任何第三人未經專利權人許可、不得為生産經營目的實施其專利，也就是第三人不能未經許可使用權利人專利公開的技術方案、實作專利的技術效果，進而使使用了專利技術方案、實作了專利技術效果的侵權産品在市場上流通，與權利人非法競争、進而損害權利人所本應獲得的法律賦予的市場競争優勢。也正是基于此，專利法明确規定必須“實施”了專利才侵權，因為實施了、使用了專利的技術方案和效果，侵權人才會因實施、使用專利、基于專利的技術效果而獲得非法利益，也如此才會損害法律賦予的專利權人的市場利益，這是專利法規定專利侵權以“實施”專利為前提的邏輯所在。
二、“備而不用”的精細化分析
（一）“含有技術方案”不等于專利法規定的“實施專利”
上述最高院二審判決邏輯為：隻要産品中“含有”技術方案=實施專利=備而不用=侵權，實質上，最高院将“含有”技術方案=“實施”專利，筆者認為，此種認定有待商榷。
首先，根據專利法第十一條的規定，“實施”專利包括了五種情形，制造、使用、銷售、許諾銷售、進口，也就是說，“實施”是五種侵權行為的上位概念。
其次，關于五種侵權行為之一的“使用”行為，《北京市進階人民法院專利侵權判定指南》101明确規定：“使用發明或者實用新型專利産品，是指權利要求所記載的産品技術方案的技術功能得到了應用或者效果得以實作”，司法實踐中也是如此認定的[2]。顯然，“使用”這一侵權行為必然是要求應用了專利技術方案、專利技術效果得以實作，按照專利法第十一條的邏輯，涵蓋“使用”行為的上位概念--“實施”專利，則至少必須包括應用專利技術方案、實作專利技術效果，而不能等于“含有”專利技術方案、但是不應用，也就是“備而不用”。是以，從專利法第十一條的邏輯來看，實施專利不等于含有專利。
（二）關于“備而不用”之“備”
再回到最高院ACT與OPPO的案件，首先來看，OPPO有沒有“備”的行為？因筆者并非該案的代理人，從公開判決來看，最高院本院認為部分寫明：“OPPO公司将能夠支援VoLTE功能的晶片作為零部件用于組裝相關型号的被訴侵權手機”，從該表述可知，被控技術方案存在于晶片中，假設該技術方案侵權的話，那麼，“備”的主體應該是晶片制造商、而非OPPO。之後，OPPO将已經“備”了被控技術方案的晶片組裝到了手機中，OPPO的此種行為是否還是“備”？根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋》第十二條規定[3]，此種行為應為“使用”行為。從“備而不用”字詞來看，“備”不是使用行為，否則就與“用”重複了。是以，OPPO沒有“備”。假如“備”是制造行為的話，那麼如最高院二審判決顯示的内容，制造行為的主體應為晶片制造商，也不是OPPO。是以，就該判決而言，就被控技術方案，OPPO是否存在“備”這一行為，貌似亦值得探讨。
（三） 關于“備而不用”之“用”
“備而不用”之“用”大緻可以分為兩種情況：（1）事實上能用；（2）事實上不能用。
（1）事實上能用
在西電捷通訴索尼發明專利侵權案中，索尼的手機産品中含有能夠使用的“WAPI”功能子產品，即便是手機的使用者不使用該“WAPI”功能，仍可歸于“備而可用”。這種表面上“備而不用”的情況，才屬于二審判決中所稱的“專利技術方案客觀上在産品中已經實施，即便該專利技術方案基于各種主觀、客觀原因對于最終使用者而言尚處于‘備而不用’的狀态，”才可得出“亦不妨礙将該産品認定為屬于‘實施專利’的産品”的結論。
如果OPPO公司的手機産品雖然事實上未使用VoLTE功能，但其提供了相關軟體，使任何第三人可以自行下載下傳相關軟體之後就可以在OPPO手機産品使用VoLTE功能，此種情況下，事實上對VoLTE這一功能“使能”，就是使OPPO手機産品具備支援VoLTE的功能，此種情況下，雖然表面上看“備而不用”，但實際上卻是“備而能用”或“備而可用”，那麼，OPPO公司作為手機制造商也可能構成侵權。
（2）事實上不能用
根據二審判決披露的内容可知，首先，涉及“備而不用”的技術方案（晶片）不是OPPO公司制造的，而是第三方提供的，顯然，OPPO公司沒有“實施”專利法規定的制造行為。
其次，根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋》第十二條的規定，“将侵犯發明或者實用新型專利權的産品作為零部件，制造另一産品的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規定的使用行為。”那麼，“OPPO公司将能夠支援VoLTE功能的晶片作為零部件用于組裝相關型号的被訴侵權手機”的行為，充其量涉嫌 “屬于專利法第十一條規定的使用行為”。是以，法院需要查明是否存在“OPPO公司将能夠支援VoLTE功能的晶片作為零部件用于組裝相關型号的被訴侵權手機”的在案證據。“對于訴訟中事實的認定，應依據有關的證據作出，沒證據，不得認定事實”[4]。由于中國營運商網絡未開通相應的功能進而不支援“VoLTE功能”，且有證據證明OPPO公司已采取措施保證在其手機産品關閉（不支援）相應的專利技術功能，即便該專利技術方案客觀上仍存在于手機中（實際上是晶片中），不管是終端制造商，還是最終使用者，均無法從相應的“備而不用”功能中獲益。黃武雙教授對此做出中肯的評論：“從終端制造商視角，若其已采取措施保證在其手機産品關閉（不支援）相應的專利技術功能，即便該專利技術方案客觀上仍存在于手機中（實際上是晶片中），不管是終端制造商，還是最終使用者都無法從相應的“備而不用”功能中獲益，若中國營運商網絡未開通相應的功能，該等‘備而不用’實際上對終端裝置商和最終使用者而言就是明确‘不可用’，對于‘不可用’的标準技術方案，相關産品可認為實際上不構成對該标準技術方案對應專利的侵害。”[5]
三、結語
筆者認為，在判斷某一行為是否構成專利侵權行為時，我們一方面必須精準了解和把握專利、專利侵權行為、專利制度的本質，另一方面，也要時刻厘清楚區分實施主體與實施行為的性質，行為和主體必須同時予以考慮，對于第三方提供的晶片，手機制造商将其組裝到手機産品中，其“實施”行為在性質上為專利法意義上的“使用”行為，如果有證據證明其“使用”了晶片的某些功能不屬于标準必要專利的權利要求保護範圍，就不存在“備而不用”，就不存在“實施專利”的行為。是以，盡管黃武雙教授婉轉地指出該二審判決關于“備而不用”的觀點不具有“普适性”，但從專利法原理上，我們必須要意識到對被控侵權主體及行為做出精細化分析之必要性，不能照搬該二審判決的觀點，當然，該觀點的可取之處仍在于“備而不用”。
注釋（上下滑動閱覽）
【1】案号為（2022）最高法民知終907、911、916、917、918号
【2】廣州知識産權法院，(2021)粵73知民初692号案。
【3】《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋》第十二條
【4】将侵犯發明或者實用新型專利權的産品作為零部件，制造另一産品的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規定的使用行為；銷售該另一産品的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規定的銷售行為。
【5】将侵犯外觀設計專利權的産品作為零部件，制造另一産品并銷售的，人民法院應當認定屬于專利法第十一條規定的銷售行為，但侵犯外觀設計專利權的産品在該另一産品中僅具有技術功能的除外。
【6】對于前兩款規定的情形，被訴侵權人之間存在分工合作的，人民法院應當認定為共同侵權。
【7】參見 《中共中央關于全面推進依法治國若幹重大問題的決定》。
【8】黃武雙：《中國标準必要專利審判實踐的創新與發展——評高清公司訴OPPO案》，載《知産力》，https://mp.weixin.qq.com/s/fqtCb7QPsYfIuvqIncQg-g.
作者：林烨
編輯：Eleven