文/ 牛哲軒 上海市協力律師事務所
2月15日，特斯拉、戴爾、電信巨頭康卡斯特Comcast以及仿制藥龍頭邁蘭Mylan等公司聯合向美國聯邦巡回法庭送出了法律意見，與在先提起訴訟的蘋果、因特爾、谷歌等公司一同對美國專利審判及上訴委員會PTAB的NHK-Fintive規則的合法性提出挑戰。
NHK-Fintive究竟是何規則引得各行業巨頭紛紛下場與之抗争？其内容及形成還要追溯到PTAB在NHK-IntriPlex案和Apple-Fintive案中的決定，這兩個案件為PTAB行使自由裁量權進而拒絕啟動IPR多方複審程式開了先河。
在NHK一案中，NHK公司向PTAB申請啟動多方複審程式（IPR）對IntriPlex公司所有的一項專利的有效性進行複審。IntriPlex公司則請求PTAB行使美國專利法第314條（a）款的自由裁量權駁回NHK公司的專利複審請求，并提出了兩點理由。其一為NHK公司在知曉該專利的10年後才提出複審，複審的提出不具備正當性；其二為地方法院已在雙方的侵權訴訟中就同一專利進行專利有效性的審查，“同僚再理”會降低司法效率。鑒于NHK公司提出複審的時間并未超出“收到侵權警告1年内”的期限，PTAB沒有采納IntriPlex公司的第一條理由；但對于後者，雙方在複審中所使用的現有技術檔案、無效理由和抗辯理由都與在地方法院時一緻，并且地方法院的審判程式已進入尾聲，PTAB認為對同一問題進行重複審理是對委員會資源的浪費，進而駁回了NHK公司的複審請求。
美國專利法第314條（a）款
進一步地，PTAB在Apple-FinTive案中給出了行使美國專利法第314條（a）款自由裁量權的6條裁量次元：
1. 地方法院是否因為或有可能因為複審程式的啟動而中止審理；
2. 法院的庭審日期與PTAB的法定審查期限是否臨近；
3. 法院和各方在訴訟中已完成的工作及投入；
4. 訴訟和複審請求所提出問題的重複度；
5. 複審和訴訟雙方當事人的一緻性；
6. 其他影響PTAB自由裁量的因素，如啟動複審程式的有益之處。
這兩個決定在2020年被USPTO列為了參考執行個體，正式形成了NHK-Fintive規則，即對于一個與法院訴訟重疊的複審請求，即使該請求在實體案情上是可以被接收的，PTAB也可以綜合考量上述的6項因素以決定是否啟動多方複審程式。
此規定引發了一衆巨頭公司的不滿。因特爾進階副總裁Steven Rogers評價NHK-Fintiv規則限制了侵權案件被訴方尋求多方複審的救濟通道，迫使被訴方進入成本昂貴的訴訟或和解；并抨擊到，這種明顯偏向于權利方的規則會縱容“專利流氓”并扼殺美國的創新。
諸如因特爾、特斯拉等擁有海量專利的“巨無霸”卻紛紛反對偏向專利權人的規則，這看似匪夷所思，實質上是因為這些企業已不堪“專利流氓”們的騷擾。
專利流氓是指手握專利但自身不實施，隻通過專利訴訟來獲得收益的一類實體。此類企業已成為美國知識産權保護的一大問題。在IT産業蓬勃發展的21世紀，計算機軟體、商業方法方面等專利的授權數量指數式增長，伴随而來的是占授權比例30%-40%左右的低品質專利。專利流氓往往挑選行業巨頭利用手中的大量低品質專利對其進行頻繁碰瓷以謀取巨額賠償及和解。在美國，每年此類訴訟的被訴方需付出的成本總計約為290億美元。
美國發明法案出台後，專利局的IPR多方複審程式通過專利無效有效遏制了專利流氓的碰瓷行為。相比在地方法院的侵權訴訟中進行專利無效所需花費的約莫5年400萬美元的時間及成本，IPR程式的審理期限為18個月，花費也僅為地方法院的十分之一，對需要與專利流氓們進行“批量戰鬥”的龍頭企業而言堪稱福音。如今PTAB要通過NHK-Fintiv規則關上這道門，怎能不引起行業巨頭們的激烈反抗。
參考文獻：
1. PTAB: NHK Spring Co. Ltd. v. Intri-Plex Techs. Inc. IPR2018-00752
2. PTAB: Apple Inc v. Fintiv Inc. IPR2020-00019
3. Stefan Lederer: The Growing Problem Of U.S. Patent Trolls, And What Should Happen Next,
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/07/22/the-growing-problem-of-us-patent-trolls-and-what-should-happen-next/?sh=27643dc15c8c
（本文為授權釋出，僅代表作者觀點，未經許可不得轉載）
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